美国临时专利申请规定
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更新时间：
2019-06-03
12:38:55
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导读：
药品专利保护问题一直是我国医药产业发展的薄弱环节。由于法规体系的不健全以及专利保护意识淡薄，使得许多原本我国拥有自主知识产权的成果都因此落得“为他人做嫁衣裳”的命运。这些教训告诉我们：要实现制药大国向制药强国的转变，我们首先必须努力实现向药品知识产
药品专利保护问题一直是我国医药产业发展的薄弱环节。由于法规体系的不健全以及专利保护意识淡薄，使得许多原本我国拥有自主
知识产权的成果都因此落得“为他人做嫁衣裳”的命运。这些教训告诉我们：要实现制药大国向制药强国的转变，我们首先必须努力实现向药品知识产权强国的转变。因此，作为行政主体的政府和市场主体的企业都必须增强专利保护意识，而其中一个重要方面，就是要加强对专利保护制度的研究，尤其是国外先进制度的研究，以取长补短。美国临时专利申请规定是美国对其专利保护制度进行创新的典型，对它进行研究具有一定的积极意义。
1、美国的临时专利申请规定
1.1 什么是临时专利申请规定
临时专利申请（provisional patent application,PPA）规定是美国专利商标局于1995年6月9日在美国国内率先提出实施的，是美国在乌拉圭回合谈判之后，根据谈判协议修改其专利法的产物。临时专利申请规定主要涉及美国专利法的两个条款，即第1ll条（b）款和第119条（e）款。美国专利法第111条（b）款指出了与临时专利申请相关的一些条件，即建立申请日需要提供说明书和附图；维持申请日需要在规定的时间期限内提交申请费和发明人姓名。第119条（e）款指出临时专利申请（下文简称“临时专利”）为申请人确立了一个优先权，其保护期限是1年，在此期限和保护范围内，只有该"临时专利"的持有人可以提出有关专利申请。但是，专利申请案以临时申请的方式提出后，必须在1年内正式向美国专利商标局提交转换请求书，将"临时专利"转为正规申请，否则此“临时专利”在1年后自动失效。正规申请的内容应包含临时专利申请的内容和经改写后的内容。
临时专利申请规定所针对的对象主要是：已经脱离基础理论阶段，具有应用前景和潜在商业价值，但还不能申请专利的成果。如果一项成果的应用前景还不明朗，可以先申请临时专利，待进一步研究后再申请正式专利。对于药品而言，它可以有效地保护刚刚发现而尚未完全证明有效的药物分子或药靶。
1.2 “临时专利”的实质相当于“国内优先权”
笔者认为，临时专利不是真正意义上的专利，临时专利不能予以审查，也无法授予专利权。实质上，它仅仅是为申请人在将申请转换为正规申请之前保留一个优先权日，相当于国内优先权，而这种较低成本的申请方式使得美国申请人与外国申请人享有乌拉圭回合谈判的同等权利。
2、美国“临时专利申请”规定与中国的“本国优先权”规定的比较
临时专利申请制度的本质相当于国内优先权。我国 1992年修改后的《专利法》中第二十九条第二款对“本国优先权”作出了规定：申请人于1992年1月1日以后在中国第一次提出发明或者实用新型专利申请（包括药品和用化学方法获得的物质的专利申请以及食品、饮料和调味品的专利申请）之日起12个月内，又向专利局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。此后，我国于2002年修订的《专利法实施细则》的第三十三条又对获得本国优先权的条件作出了具体规定：没有要求过外国优先权或者本国优先权，即说明本国优先权应是首次使用而且只能适用一次；还未被专利局授予专利；不属于按照规定提出的分案申请的。
由此可见，这两种规定的相同之处，除了上述获得本国优先权的条件外，对有效期的规定都是12个月，如果12个月内没有提出第二次申请，则“临时申请”或“在先申请”自动失效；此外，本国优先权的客体都被严格限制为发明和实用新型。
2.1 “临时专利”与“国内优先权”的积极意义
2.1.1 避免申请人在未获得专利权的同时遭遇技术秘密公开
根据美国专利法的规定，约有10%的专利申请可以作为特例在专利授权前不予公开，其他的在18个月之后公开；我国专利法规定，所有的专利申请自申请日起第18个月应予以公布。因此，通常情况下，如果专利申请人由于客观条件的限制而对其发明创造的“三性”缺乏正确的估价，那么很有可能因不能通过实质审查而无法获得专利授权，但其技术秘密却已经公开了。然而，如果申请人运用国内优先权制度，预先进行专利申请而取得申请日，然后，如果申请人能在12个月内通过进一步研究完善技术，达到专利授予的要求，则申请人可以要求优先权，以避免在此期间别人的公开影响到自己发明创造的专利性；如果申请人在12 个月内没有达到这些要求，还可以撤回在先申请，避免对其技术的公开。
2.1.2 有利于保护申请人的利益，鼓励创新
何时提出专利申请最有利一直是人们关注的问题。过早申请专利，可能会由于一些技术问题尚未完全解决，难以通过专利的实质审查；过晚申请专利又担心他人占了先机。本国优先权规定较好地解决了这一矛盾。申请人可以在成果还不是完全成熟时先提出申请，达到尽早保护自己的发明构思与基本发明技术的目的，避免第三人在此期间抢注专利。在保留了一个较早的申请日之后，发明者有1年的时间来完善技术成果，在此期间还可以筹集实施该发明所需要的资金，必要时甚至还可以将成果市场化，以获取经济效益。
2.1.3 有利于促进发明人加决研究进程
由于本国优先权的期限是1年，这就在客观上要求发明人必须在第一次申请之后的1年内完成对相同主题的发明创造的完善工作。如果专利申请人既没有在1年之内完成相应工作，也没有采取更改专利保护方法的措施，那么就很可能因为高估了发明创造的价值，或者因他人在此期间对该项技术的公开行为而导致其无法获得专利权。正是在这种制度的激励下，发明者在第一次提出专利申请后，赶在本国优先权期限届满前完成技术完善的工作，从而间接加速发明创造的进程，推动科技的发展。
2.1.4 有利于减轻申请人的负担
中美两国专利法都规定专利的修改只能限定在原说明书记载的范围内，在申请之后所作的改进与完善，通常只能作为新的申请提出。但一项发明创造往往会形成两项前后关联的专利，即后一专利是前一专利的改进专利，而专利权人则要长期就同一发明创造支付两件专利费用。本国优先权允许申请人在1年的期限内将相同主题的发明创造进行完善，只发生一件专利费用，而且还允许将若干个临时专利合并为一件正规专利申请，这在减轻专利权人的经济负担的同时，也调动了其进行创新的积极性。
2.1.5 有利于提高专利申请的质量，加强专利保护
一般来说，首次申请专利时，就技术本身而言，发明者对成果的认识及其解决技术问题的方案等都有一定的局限性，背景技术资料也收集得不够全面；另一方面，为了赶时间，在申请文件的撰写和保护范围及权利要求的确定上，可能会考虑不周。而通过要求国内优先权，申请人与代理人能够有较充足的时间对技术与专利保护的系列问题，甚至对市场上可能出现的相关问题，进行较深入的研究分析。在此基础上对第一次专利申请作出的修改、补充和完善，无论是从技术上还是从权利要求的层面来看，其专利的可靠性与稳定性，相对来讲都要好一些，一旦遇到侵权诉讼，胜诉的把握会更大一些。这对于加强专利的保护都是有利的。
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