作者：熊敏琴

　　摘要：近年来，商标权与外观设计专利权之间的权利冲突的纠纷案件屡有发生，导致其受到理论界广泛的关注，特别是新商标法已将立体商标和颜色组合商标纳入了注册商标中，使得两者的冲突更为复杂。为此，本文将从分析商标与外观设计专利权利冲突产生的原因出发，提出了解决商标权与外观设计专利权之间权利冲突的原则，如尊重在先权原则，诚实信用原则，利益平衡原则和程序保障原则等，以期抛砖引玉。

　　权利冲突指的是同一客体作为不同法律的保护，能够依法分别获得不同的权利，由于权利主体的不同而产生的冲突。权利冲突作为法学领域的普遍现象，几乎是无处不在的，如物权和债权的冲突，抵押权与留置权的冲突等等，而在新兴的知识产权领域这样的权利冲突表现就更为突出，更为复杂了。

　　关于知识产权领域中的权利冲突问题，在国际上早已经存在了。早在1806年法国就颁布了工业品外观设计专利法，给它以工业产权的保护，此后不久，法国法院则感到，有些美术创作成果如果已受1806年法的保护，是否还应当受1793年法国版权法的保护，这是个经常碰到的难题。为了解决这一权利冲突，1902年法国颁布的版权法规定：一切工业品外观设计都可以享有版权，这可以说是对工业品外观设计给予双重保护的第一部法律。而在美国，对于商标专用权与外观设计专利权之间的权利冲突，美国联邦商标法则规定，当一件外观设计不仅具有装饰性，而且具有识别性的时候，还可以受到商标法的保护，这就是说，商标法的保护与外观设计专利权的保护是可以重叠的。

　　在我国，随着经济的发展，社会的进步，知识产权的运用范围迅速扩大以及在国内外经济、贸易中的地位不断上升，知识产权纠纷的案件也大量增加，商标权、外观设计专利权、著作权三者之间的权利冲突问题已经引起了我国相关权利人、司法实践界和理论界关注的热点和焦点。特别是我国新修改的《商标法》已将注册商标的范围延伸到了立体商标和颜色组合商标，这使商标权与外观设计专利的冲突尤为复杂，尤为频繁。因此，本文结合新修改的商标法，试图从商标与外观设计之间的权利冲突所产生的原因出发，探讨商标权与外观设计专利权的权利冲突的相关法律问题。

　　一、商标与外观设计的联系和区别

　　为了说明商标与外观设计之间的权利冲突产生的原因，首先必须要谈谈两者的联系和区别。外观设计专利权和商标权同属于工业产权，是知识产权这个大家庭中相貌最相似，关系最密切的两个姐妹，两者分别受到《专利法》和《商标法》的保护，但是，外观设计与商标在法律上有着重大的区别，主要表现在：

　　第一，两者概念不同。外观设计专利是指关于产品的形状、图案、色彩或其组合所提出的富有美感并适用于工业上应用的新设计，它以产品为依托，以美感为核心，可以大量的复制。外观设计应当具有创造性，新颖性和实用性，其中创造性仅是不抄袭或模仿他人的外观设计，实用性是指美感。商标则是指由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合组成的。在生产经营者用以区别商品或服务不同来源的标志，商标应当具有显著性，该显著性指的是具有标志作用，不一定必须有美感，但必须在同一种或类似的商品或服务中没有在先的注册商标。简而言之，外观设计是一种产品装饰，而商标是一种区别性的标志。

　　第二，两者的功能和作用不同。商标主要是通过其显著性和识别性来区别相同或类似商品或服务的不同来源，以实现企业之间的公平竞争和优胜劣汰。因此，商标的识别性极为鲜明。外观设计虽然具有一定的标识性，但是其在实用特性方面也有所延伸，因此可以说外观设计既增加了商品的美感，又与商品功能有所结合，提高了使用商品的便利，外观设计通过其强烈的新颖性，可以鼓励企业不断的创新。

　　第三，两者受法律的保护不同。在保护范围上，外观设计专利的保护范围是比较窄的。如，《专利法》第56条第二款规定，外观设计专利权的保护范围是以表示在图片或者照片中的该外观设计产品为准。而不像发明专利或实用新型专利采用文字说明的方式。商标的保护范围则比较宽，其保护范围不仅包括在核准的商品或服务上，而且还包括在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的行为。在保护期限上，《专利法》第42条规定，外观设计专利权的期限为10年，自申请日起计算。《商标法》第37条和第38条规定，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算，并且注册商标有效期满，如需要继续使用的，每次续展注册的有效期为10年。这样看来，外观设计专利权的保护期限只有10年，而商标权的保护期限则是无期限的。

　　第四，两者受法律保护条件不同。根据我国专利法的规定，外观设计不须经过实质审查，但须向国家专利管理机关提出申请，并经初步审查没有发现驳回理由的，才由专利局授予外观设计专利。商标则须向国家商标管理机关提出商标注册申请，并获得国家商标管理机关批准注册，该商标所有人才享有专用权。相比较而言，商标权的获得要比外观设计专利权的获得在程序上更为复杂。

　　二、商标权与外观设计专利权的冲突产生原因之分析

　　从理论上说，商标和外观设计这两者应当是互不交叉的两个权利领域，商标是由文字、图形、三维标志或颜色组合所构成的区别商品或服务来源的标志，其主要使用在商品的外包装上，以区别性作为其主要功能，而外观设计专利保护的是产品的形状、图案、色彩或其组合做出的带有装饰作用并适用于工业产品的新设计。因此说，商标和外观设计是商品或产品的不同侧面，各自有其展现的轨道，应当在各自领域内平行发展。

　　但实践中，商标和外观设计均使用在商品的外包装上，当表现为平面视图的外观设计没有商标法律所禁止注册的内容时，如没有表现商品通用的名称、图形，商品的主要功能、用途、原料等内容时，则外观设计可以被核准进行商标注册，即外观设计专利在一定条件下可以时注册商标，同时为达到仿冒他人商标的目的，商标侵权人对商标标志不突出的产品，主要仿冒的时其商品的外观。如，商标注册人将商标放大使用，使其成为商品外观不可分割的组成部分时，侵权人的侵权行为包括对商品商标和商品外观设计的仿冒，因此，当同一个商品中的商标权和外观设计专利属于不同权利人时，商标权与外观设计专利权就会产生交叉。一般说来，商标权与外观设计专利权发生权利冲突主要有下列两种情形：

　　1.如果商标注册申请人在其商标中未使用他人已取得专利权外观设计，该商标被核准注册后，则不会发生商标权与外观设计专利权冲突问题，但当商标注册申请人在其商标中使用的是他人已经取得专权利权的外观设计，并且未经外观设计专利权许可，该商标被核准注册后，必然发生商标权与外观设计专利权冲突的问题，即外观设计专利人认为该商标注册人侵犯了自己合法的在先权利，商标注册人认为自己的商标权是合法的，不存在侵犯外观设计专利权人的外观设计专利权。

　　2.如果外观设计专利权申请人在其外观设计中未使用与他人注册商标相同或者近似的文字、图形，该外观设计被授予专利权后，不存在外观设计专利权与商标权冲突的问题；但如果外观设计专利申请人在其外观设计专利权中使用了与他人注册商标相同或近似的文字、图形，且未经商标注册人许可，该外观设计被授予专利权后，必然发生外观设计专利权与商标权冲突的问题，即商标注册人认为该外观设计专利权人侵犯了自己的合法的在先商标权，外观设计专利权人认为自己的外观设计专利权是合法的，不侵犯商标注册人合法的商标权。

　　（一）因权利产生和消灭的条件不同而出现的权利冲突

　　正如上文所述，专利法和商标法有不同的立法宗旨，对受其保护的权利产生和消灭的条件也不尽相同，专利法要求授予专利权的外观设计应当是新的，即如果外观设计已经在申请日前公开发表过使用则可依法撤销。反之，却不能因在申请日后的公开发表或使用而予以撤销。而商标法要求注册商标不能侵犯他人的在先权利，否则也可以撤销其注册商标，但是不能以他人的在后权利撤销注册商标，由上述规定可以推出，如果外观设计在商标申请日前尚未授权或者商标在外观设计申请日前尚未公告，则注册商标和外观设计专利都不能被撤销，由此出现外观设计专利与注册商标的权利冲突问题。

　　（二）法律、法规对商标权、外观设计专利权的审查制度的规定不同

　　由于商标法和专利法对主管机关和审查制度的规定不同，导致出现一些商标和外观设计不应当授权而被授权的现象，从而有可能发生权利冲突。根据专利法第三条的规定，中国专利局负责受理和审查专利申请，并授予专利权；而按照商标法第二条的规定，国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作，即由国家工商行政管理局商标局负责受理和审查商标注册申请，并予以核准注册。但是，我国对外观设计专利申请采用的是初步审查制度，即对外观书记是否是“新”的不进行审查，而对商标新颖性的要求与外观设计不同，主要是要求新商标与在先商标不发生冲突，而无法审查是否侵犯他人的在先权利，这样就可能出现不应当授予专利权或商标权的情况，并可能由此产生商标权与外观设计专利权的冲突。

　　在这些权利冲突中，有些是无意造成的，但有些则是当事人故意造成的，如有些人里同外观设计不进行实质审查，而将他人已有的注册商标申请外观设计，还有的利用商标审查过程中无法发现他人已有的外观设计专利权，从而非法取得商标权。一旦合法的权利人涕泣侵权诉讼时，则以非法获得的专利权或商标权对抗进行抗辩，对抗合法的权利人。

　　（三）法律未对相关问题进行规定或规定不明确或规定存在一定的不合理性

　　根据我国商标法和专利法的有关规定，外观设计专利申请一般要几个月就能批准，但商标自核准注册之日起才生效。申请商标注册有近一年的核准期和三个月的异议期，侵权性外观设计专利申请人有可能利用这一“时间差”早于商标申请从而获得批准，所以说商标设计人的权利仍有可能受到恶意侵犯。

　　此外，国家工商行政管理局商标局针对一段时间以来屡有发生的商标权与外观设计专利权的冲突问题，专门制定了《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》。这一规定虽然在一定程度上对解决商标与外观设计之间的权利冲突有一定的作用，并且有利于坚决打击假冒注册商标和商标侵权行为。但是，是否能够从整体上，从根本上解决两者之间的权利冲突？笔者认为这是值得商榷的。一方面，这些规定常常只是部门文件，法律层次低，一般不具有法律那样的强制力；另一方面，这些规定仅是根据当时有关商标权和外观设计专利权的权利纠纷制定的，即是对平面商标与外观设计发生权利冲突之规定，而如今，我国新商标法已经将立体商标和颜色组合商标纳入了法律保护范围，如果发生了立体商标与外观设计的权利冲突或者颜色组合商标与外观设计的权利冲突时，是否还可以适用该规定，是否具有溯及力？到目前为止，我国的商标法和商标法实施细则以及有关部门的文件未对此作出解释。

　　（四）其他原因

　　除了上述三个原因外，商标权与外观设计专利权发生权利冲突还有一些原因。其一，由于商标权和外观设计专利权所确定的主体不同，并且相互之间在确权时缺少沟通。如果商标权利人已将一个由颜色组合申请了注册商标，同时另一人又以这个相同或近似的颜色组合申请外观设计专利。此时，在同一个颜色组合上就产生了两个权利主体，在这种情况下两个权利主体都不能以在先权来对抗对方的权利，如果两个权利人不对此进行协商的话，就不可避免的发生商标权和外观设计专利权的纠纷。其二，由于公众法律观念的问题。比如，某企业以某一图形、立体标志或颜色组合申请注册商标，但并没有意识到这些图形、立体标志或颜色组合有其新颖性，并且适应于工业上，没能及时申请外观设计专利，导致一些企业故意地将这些图形、立体标志或颜色组合早于权利人申请外观设计专利，这就造成了商标权与外观设计专利地权利纠纷，虽然这种情况可以以商标权地在先权对抗，但如果该企业能多一点法律观念，应该说这种权利冲突是完全可以避免的，一些不必要的损失也是可以避免的。

　　三、商标与外观设计专利权利冲突的解决原则

　　外观设计专利权与商标权的权利冲突是指不同所有者的外观设计专利与注册商标之间，由于使用了相同或者近似的文字、图形，从而引起相互混淆的后果，使两种权利产生了冲突。如前所述，外观设计专利权与商标权在产生、保护的法律依据、授权的条件及保护范围和期限等方面具有很大的区别，并由此产生了许多有关商标权和外观设计专利权的权利纠纷。因此，如何解决商标权与外观设计专利权的权利冲突，一直使我国研究知识产权冲突问题的专家和学者研究的重点。有的学者认为，在解决外观设计专利权与商标权发生权利冲突时应遵循“保护在先权权利人”的原则；有的学者则认为应当遵循“效益最大化”的原则；还有的学者主张遵循“限制权利负面外部效应”原则。上述几种观点对于解决我国实践中商标权与外观设计专利权的权利冲突问题时十分有益的，而且对于我国相关的法律制度的完善也有一定的意义。但是，笔者认为在认识知识产权权利冲突的解决原则的问题上，并不是片面的、孤立的强调某一原则，而应该从总体上把握，因此，笔者将从以下几个方面探讨商标权与外观设计专利权的冲突的解决原则。

　　（一）尊重在先权原则

　　“尊重和不侵犯他人的知识产权在先权利是知识产权保护的重要原则。任何人在使用自己的知识产权时不得侵犯他人的知识产权。”所谓尊重在先权原则是指任何一项权利的合法取得，必须以不侵害他人合法的在先权利为前提，否则该项权利将被认定无效。由于知识产权所特有的独占性的特点，当商标和外观设计专利发生权利冲突时，确定权利主体获权的先后顺序，是解决这一权利冲突的具有较好操作性的原则之一。

　　尊重在先权原则是大陆法系国家普遍采用的原则。但在保护粒度是行，有的国家采取绝对保护原则，即无论什么条件都保护在先权，而有的国家规定在先权只有在一定条件下才予以保护，并有保护期限的限制，即采取相对保护在先权原则。根据《巴黎条约》第六条之五第二款的规定，申请注册的商标不得侵犯被请求保护的国家第担任的既得权利，否则，不予核准注册，已核准注册的应当撤销。TRIPS协议第16条第一款也对顶，山标去不得损害任何已有的在先权。

　　保护在先权原则在我国现行法律中也得到充分的体现。新商标法第九条规定，“申请注册的商标，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”在专利法第23条也规定，授予专利权的外观设计，不得与他人的在先取得的合法权利相冲突。这两条规定可以有效地防止外观设计专利权与商标权发生权利冲突。例如，商标局在审查申请注册的商标时，就可以以申请注册的商标侵犯了他人合法的外观设计专利权为由，驳回该商标申请人的申请或者专利局在审查外观设计专利时，如发现该外观设计侵犯了他人的合法在先的商标权，即可以驳回该外观设计的专利申请。笔者认为，我国法律在适用在先权保护原则时应当采取相对保护原则，并且对于后权利我们也不能忽视它，也要认识到后权利是一种客观存在的。

　　（二）诚实信用原则

　　在处理商标权与外观设计专利权的冲突时，有人认为在先权利一定优于在后权利，在先权利和在后权利发生冲如时，仅保护在先权利，而不保护在后权利。这一做法是否恰当，笔者认为是值得商榷的。早在《巴黎公约》中就确定了一项原则，即凡是与诚实信用相悖的行为都构成不正当竞争行为。从民法的立法层面分析，诚信原则涉及两个利益关系：当事人之间的利益关系和当事人与社会间的利益关系。诚信原则的宗旨在于实现这两个利益关系的平衡。诚信原则要求尊重他人利益，以对待自己事务的注意力来对待他人事务，不得损人利己；诚信原则要求当事人不得通过自己的民事活动损害第三人和社会的利益。由于商标权与外观设计专利权都是通过一定的民事法律行为而取得的，当事人在取得过程中，应当遵循《民法通则》所规定的公平及诚实信用原则。例如，在“两面针”的案件中，原告就是动用《民法通则》规定的诚实信用原则这把尚方宝剑来对抗被告。

　　（三）利益平衡原则

　　法律是社会利益的调整器，这决定了它必须兼顾和平衡众多的社会利益，因此在解决商标权与外观设计专利权的权利冲突时，应当在在尊重权利独立性的前提下，还应兼顾权利之间的平衡，不能偏袒知识产权而忽视公众权益，或反之。衡平原则有时很难把握，在实践中衡平原则时因时因案而异的，而不是一成不变的。一般而言，就是从社会整体效益出发，尊社会利益原则，即人格权，公民宪法权比一般财产权更重要，代表社会利益的权利比代表个人利益的权利更重要。

　　知识产权作为社会个体对特定的知识产品拥有的垄断权就不应时绝对的，无限制的，而应时有一定限度的以调节社会个体与社会整体之间的利益平衡。从保护知识产权的合理与适度问题来讲，它要求在完善知识产权法律制度时需要调节不同主体之间的利益关系，防止被不当的利用。正如，博登海默所言，“……，在个人权利和社会福利之间创设一种适当的平衡乃是有关正义的主要考虑之一。”因此可以推出，在解决商标权与外观设计专利权的冲突是，也应遵循利益平衡原则。

　　（四）程序保障原则

　　“老干妈”一案反映了不仅仅是权利冲突与注册中的制度问题，还有行政程序和司法程序的协调问题。因此，在处理商标权与外观设计专利权的冲突问题还应遵循权利保障原则。

　　由于我国审查制度的原因，导致了一些不当授权和重复授权的现象，为此，专利法和商标法都设定了予以纠正的补救程序，可以通过这些途径将不符合法律规定授予的专利权和商标权予以撤销。就一项外观设计而言，如果在其申请日前已有相同或相近似的图案公开发表或者已作为商标予以公告，则该外观设计应当被撤销；而在商标申请日前，如果外观设计专利权已经被授予，该商标应予以撤销。当存在冲突的两项权利中的一项被撤销，该权利冲突问题也就随之解决了。

　　虽然被告的权利能够被撤销，但是在侵权诉讼中不一定要求先行将被告权利撤销。理由在于：首先，如果被告的权利应当被撤销则不能作为抗辩的理由，因此没有必要经过上述程序；其次，无论是商标评审程序还是专利撤销程序都需要花费较长的时间，有时可能因为存在案件积压的问题，往往需要等待两三年的时间才能处理。如果要求先行撤销被告本来不应存在的权利，必将延误对侵权行为的处罚，使权利人的合法权益不能得到及时有效的保护。如有证据表明被告的权利明显属于可以被撤销的，为尽快解决纠纷，有效地打击侵权行为，人民法院不一定要求原告先行将被告的权利撤销，可以直接就被告的侵权行为进行审查和判决。

　　此外，在保护立体商标和颜色组合商标时，应当同所有的商标一样，多不得损害其他在先权利，尤其不得损害在先的外观设计。因此，最好先在国家的商标注册簿和外观设计注册簿进行检索查询，防止与其他相同或相近似的注册商标或已授予外观设计专利相冲突。由于商标查询在我国不是法定程序，国家商标查询只供参考，不具有法律效力。因此，笔者认为我国商标法和专利法都应建立一套完备的检索查询制度，将商标查询确定为商标注册申请的法定程序，并规定申请人查询失误和恶意注册的责任。

　　四、小结

　　商标权与外观设计专利权之间的权利冲突反映的仅仅是知识产权冲突中的一个侧面，虽然其产生的原因自有特点并且其解决的原则也和其他的权利冲突有所不同。但是，因为知识产权保护应该是一个完整的、有机的、协调的、统一的体系。 因此，必须消除各单项知识产权之间或者单项知识产权自身内部的权利冲突，克服盲区和盲点， 从而达到整个知识产权内部体系的协调一致。

　　参考书目：

　　1.《知识产权文丛》（五） 郑成思主编 中国方正出版社 2001年。

　　2.李永明 张振杰 《知识产权权利竞合研究》，载《法学研究》2001年第2期。

　　3.曹新明 《论知识产权冲突协调原则》，载《法学研究》 1999年第3期。

　　4.杨叶璇 《对外观设计与商标的权利冲突及保护问题的探讨》，载《中华商标》1998年第4期。

　　5.王燕红 《知识产权的重叠保护与权利冲突问题初探》，载《专利法研究1998》。

　　6.冯晓清 刘友华 《从“老干妈”一案反思我国商标注册与保护制度》，载《法学》2001年第10期。

　　7.《知识产权法案例分析》 郭禾主编 中国人民大学出版社 2001年。

　　8.《知识产权论》 郑成思著 2001年。