基本案情

　　原告：朱某

　　原告：顾某

　　原告：海门市江x化工二厂

　　被告：常熟市金x山染料化工厂

　　三原告于2000年1月3日向国家知识产权局申请“2.5-双(1"-氨基-2"-蒽基)-1.3.4-恶二唑还原红生产方法”的发明专利，2002年7月24日获得授权，专利号为ZL00111410。

　　2001年底，原告发现被告公开销售还原红F3B，认为被告使用了专利方法，遂诉至法院请求判令被告立即停止侵权行为，赔偿经济损失人民币20万元。

　　原告在起诉的同时，申请法院对被告制造还原红F3B的方法采取证据保全措施。法院在审查了原告提出的初步证据后，决定对被告生产还原红F3B的车间进行现场勘验。由于被告车间停工检修，审判人员要求在场的被告负责人提交生产操作记录，该负责人表示保管人出差了。根据审判人员指示，被告在开庭前向法院提交了常熟市染料化工二厂生产还原红F3B的操作规程。1985年化学工业部染料工业科技情报中心站编制的《化工产品手册》记载，还原红F3B的生产厂有上海染料研究所(试制)、上海染化十厂和吉林染料厂。

　　庭审中，被告辩称：还原红F3B不是新产品，其制造还原红F3B的方法是常熟市第二染料化工厂提供的，与原告的专利方法不同。

　　审判结果

　　本案开庭以后，双方当事人达成和解协议：1、被告常熟市金x山染料化工厂尊重原告顾某、朱某、海门市江x化工二厂所拥有的生产还原红F3B的方法专利权;2、被告常熟市金x山染料化工厂保证不使用原告的专利方法生产还原红F3B;3、被告常熟市金x山染料化工厂补偿原告人民币20000元整;4、本案诉讼费双方各负担50%。

　　裁判分析

　　方法专利侵权诉讼举证责任的分配是司法实践的难题。虽然《专利法》对新产品制造方法实行举证责任倒置，但对其适用的条件、新产品的认定以及非新产品方法专利权的有效保护等问题，在司法实践中仍有争议。本文将结合案例探讨这些问题。

　　一、侵权诉讼的特殊性

　　根据《民事诉讼法》第六十四条第(一)项规定：“当事人对自己提出的主张有责任提供证据。”最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”专利侵权诉讼属于民事侵权诉讼的一种，应当适用民事侵权诉讼的一般规则。根据谁主张谁举证的原则，在专利侵权诉讼中，提出指控的专利权人或者利害关系人应当首先承担举证责任，提供证据证明以下事实：

　　(1)是否拥有专利权以及专利权处于何种法律状态;(2)被控侵权人何时何地实施了何种行为;(3)被控侵权行为的技术内容是否落入专利权利要求书所限定的保护范围;(4)被控侵权行为人的实施行为出于生产经营的目的。

　　由于发明专利包括产品专利和方法专利，因此专利侵权诉讼可以分为产品专利侵权诉讼和方法专利侵权诉讼。对于产品专利的权利人来讲，承担上述要件事实特别是被告的侵权行为的举证责任并不困难。因为产品专利是所有由人创造出来的物品，其技术方案承载于机器、设备、部件、仪器、装置、用具、材料、组合物、化合物等产品上，被控侵权产品为获得市场利益都会通过公开渠道进行销售，权利人只要通过合法途径获得被告制造的产品，即完成该项举证责任。即使获得的产品没有标注制造者，也可以要求产品销售者提供产品的合法来源。销售者不能提供合法来源的，依法可以推定销售者制造，由销售者承担赔偿责任。

　　方法专利不同于产品专利，它是对加工方法、制造工艺、测试方法或产品使用方法等作出的发明，因此方法的使用总是在产品的制造过程中进行的，要求权利人进入生产现场进行调查，取得被控侵权人实施专利方法的证据几乎是不可能的。特别是一些产品的制造工艺往往涉及企业的商业机密，企业更是采取慎而又慎的保密措施。即使权利人可以从销售者那里获得可能是由专利方法直接获得的产品，但也无法直接推断被告是使用专利方法制造该产品，因为从理论上讲，实现同一结果的途径并非只有一条。如果一概要求权利人举证，对于专利权人是苛刻的，也不利于方法专利权的保护。因此，有必要合理分配方法专利权人的举证责任，既有利于维护专利权人的利益，减轻专利权人的举证负担，也要防止给公众合法地开展生产经营活动造成妨碍。

　　《专利法》所保护的方法发明，可以是专利产品的制造方法，也可以是国外已有但国内未曾出现产品的制造方法，还可以是国内已知产品的制造方法。一般来讲，专利产品及其制造方法属于同一发明主题，可以在一项申请中同时提出。对于这样的方法专利，可以推断他人不使用专利方法是无法制造出专利产品的。如果他人制造了专利产品而否认采用了专利方法，由其举证证明自己所使用的方法是非常合理的。对于国内未曾出现的产品，即使其在国外是已知的，但由于该产品在国内没有公开出现过，其制造方法在国内也应当视为是未知的。如果有人在国内制造了相同产品而否认采用了专利方法，由其举证证明自己所使用的方法不是专利方法也比较合理。但是，如果一项产品是国内已知产品，自然也就存在相应的制造方法。仅仅因为某人发明了一种新的制造方法，就要求生产已知产品的人在发生纠纷时首先承担举证责任，就显得不够合理。

[page]

　　二、方法专利举证责任的法律规定

　　方法专利举证责任的立法规定在我国有一个逐步认识和发展的过程，基本可以分为三阶段：

　　(一)严格的举证责任倒置。

　　1984年我国第一部《专利法》第六十条第二款规定：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法的证明。”1992年最高人民法院《关于适用<民事诉讼法>若干问题的意见》第74条规定：“在诉讼中，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，但在下列侵权诉讼中，对原告提出的侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任：(1)因产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼;…”。显然，此时的规定并不区分新产品和已有产品，对制造方法专利实行严格的举证倒置的原则，且被告需要对其产品制造方法承担完全的举证责任。

　　(二)区别的举证责任倒置。

　　1991年底，《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称TRIPS协议)初步达成，在该协议第34条对方法专利的举证责任作了专门规定，在专利侵权诉讼中，如果专利的内容系获得产品的方法，，司法当局应有权责令被告证明其获得相同产品的方法，不同于该专利方法。成员应规定，至少在下列情况之一中，如无相反证据，则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，均应视为使用该专利方法而获得：(a)如果使用该专利方法而获得的产品系新产品;(b)如果该相同产品极似使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法。1992年我国《专利法》第一次修改时采纳了TRIPS协议给出的方案(a)。修改后的《专利法》第六十条第二款规定：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法的证明。”与1984年《专利法》相比，增加了一个“新”字，表明只有新产品的制造方法才实行举证责任倒置，从而将已知产品制造方法的举证责任分配仍划入“谁主张谁举证”的一般原则范围之中。

　　(三)限度的举证责任倒置。

　　1992年《专利法》对方法专利举证责任的修改区分了新产品和已有产品，但在实践中仍有不完善之处。一是仅要求被告提供“其制造方法的证明”，有时不能清楚表明被告实施的方法与专利方法之间的异同，不利于法院和专利管理部门认定是否构成侵权，不利于达到规定举证责任倒置的立法目的。二是根据TRIPS协议第34条第3款的规定：“在引用相反证据时，应顾及被告保护其制造秘密和商业秘密的合法利益。”被告的制造方法往往涉及其商业机密，要求被告提供“其制造方法的证明”，如果不加以限制，会在披露的过程中不可避免地泄露商业秘密。其实，被告只要证明其产品制造方法的个别工艺步骤、化合物的个别组分等，与方法专利的某一必要技术特征不同也不等同，即为完成了举证责任。要防止权利人利用举证责任倒置来迫使被告公开其正当的商业秘密和技术秘密。因此，应当将被告提供的证明其产品产品制造方法的证据限定在必要的范围内，即以足以证明其产品制造方法与原告的专利方法不同为必要，而不是要求被告提供其产品的全部制造方法。有鉴于此，2001年《专利法》对此又作了修改，该法第五十七条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法不同于专利方法的证明;…”。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第一款第(一)项也规定：“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。”

　　三、“新产品”的标准及其举证责任

　　由于“新产品”是决定方法专利举证责任倒置的重要条件，而TRIPS协议、专利法和实施细则以及司法解释均未对“新产品”作进一步规定，因此如何定义“新产品”以及“新产品”的举证由谁完成的问题在司法实践中颇有争议。关于“新产品”的认定，主导意见以“出现”为标准，即所涉及的产品在专利申请日之前是本国市场上未曾见过的，就可以认为是“新产品”1。最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》2003年7月的征求意见稿第一百一十七条设计了两种方案，除了上述“出现”标准，还有“制造”标准，即新产品是指在专利申请日之前未曾在国内制造出的产品。2003年10月提交全国专利审判工作会议的讨论稿，则完全采用了“出现”标准。讨论稿第六十三条第一款规定：“专利法第五十七条第二款所称新产品，是指在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。”笔者认为，将“新产品”解释为符合专利法规定的新颖性，则无疑把“新产品”等同于专利产品，这样规定方法专利举证责任倒置就失去了意义，也会给法院的司法审查增加过重的负担。“出现”标准相对于“制造”标准更客观、更公开，便于一方当事人举证，因此也更为合理。

　　《专利法》第五十七第二款虽然规定专利侵权案件涉及新产品方法的发明专利实行举证责任倒置，但并不是说原告不负任何举证责任，原告除了证明自己的权利外，首先要证明被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品，同时还要说明依据自己的专利所直接获得的产品是一项新产品。然而，要求原告证明依照专利方法直接获得的产品在国内市场上未曾出现过也是相当困难的。对于消极事实，原告是无法证明穷尽的。而被告只需要举出一个相反事例，就足以推翻原告的所有证明。因此，在“新产品”的举证责任问题上，既要坚持原告负担举证责任的原则，又要灵活运用事实推定的规则解决遇到的难题。即原告对“新产品”的举证责任仅限于作出充分说明，使法官足以相信依照专利方法直接获得的产品在国内市场上未曾出现过。此时法官可作出原告“新产品”主张成立的初步判断和推定，并允许和要求被告提供相反证据反驳。被告能够证明原告产品并非新产品的，则被告产品制造方法的举证责任仍由原告负担。被告不能提供相反证据时，则推定事实成立，被告对其产品的制造方法承担举证责任。

　　本案原告为在诉讼中争取有利地位，始终主张依其专利方法直接获得的还原红F3B是新产品，提供的证据是科技行政部门对涉案技术成果所作的鉴定评价报告，被告对鉴定报告关于“还原红F3B是新产品”的描述不予认可，并提供了相反证据1985年化学工业部染料工业科技情报中心站编制的《化工产品手册》，该公开出版物记载还原红F3B的生产厂当时就有3家，从而动摇了原告的初步证据，因此原告认为还原红F3B是新产品的主张，未能得到支持。按照举证责任分配一般原则，原告应对主张被告是依其专利方法生产相同产品的事实承担举证责任。

[page]

　　四、非新产品方法专利权的有效保护

　　如前所述，非新产品方法专利侵权诉讼适用“谁主张谁举证”的一般规则，同时制造方法的实施由被告控制，使得非新产品方法专利权的保护在实践中步履维艰。

　　有人认为，德国学者普霍斯倡导的“危险领域说”可以弥补这一缺陷。该学说认为当事人应对其所能控制的“危险领域”内的事实负举证责任，即在加害人所能控制的“危险领域”内，受害人对于损害发生的客观与主观要件均不负举证责任，而由加害人就该客观和主观要件不存在的事实举证2。据此，在方法发明专利侵权诉讼中，在能够不损害被告的商业秘密的前提下，是可以加重被告的举证责任的。因为从证明的能力以及与证据的远近距离而言，生产制造相同产品的被告显然远较原告更具优势，依公平原则被告应对原告的指控提供有效的反证，若不能就应承担败诉的风险。但该观点在现行法律规定中找不到依据。

　　我们认为，在现行法律框架下，充分有效地运用证据调查制度，可以弥补非新产品方法专利权人举证能力的不足。《民事诉讼法》第六十四条第二款规定：“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。”根据最高人民法院《关于适用<民事诉讼法>若干问题的意见》第73条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十五条、第十七条规定：“人民法院认为审理案件需要可以依职权调查收集的证据是指以下情形：(1)涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实;(2)涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等与实体争议无关的程序事项;(3)人民法院认为需要鉴定、勘验的;(4)当事人提供的证据互相有矛盾、无法认定的;(5)人民法院认为应当由自己收集的其他证据。当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集的证据包括：(1)属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;(2)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;(3)当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。”从以上规定可以看出，现行法律虽然严格限制法院调查取证的范围，但对于当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的证据材料，法院仍然可以根据其申请采取调查措施。

　　在非新产品方法专利侵权诉讼中，法院对原告提出的调查被告制造方法的申请应当首先进行审查，分析原告是否有被告涉嫌侵权的初步证据，如证人证言、被告利用原告专利方法的可能性等，要杜绝仅凭原告没有根据的猜测采取调查措施的情况发生。调查证据的手段可以是现场勘验，并视情况要求被告现场演示，对勘验、演示情况进行记录、摄影、摄像，也可以要求被告提供反映其生产过程的记录资料。调查获取的证据在性质上仍属于原告证据，原告是否运用该证据由其自己决定。被告以制造方法涉及商业秘密为由拒绝提供的，可以调取不涉及商业秘密且与专利方法对应的工艺步骤。被告无正当理由拒绝或阻扰法院调查的，在原告现有证据能够形成优势的情况下，也可以推定被告使用了专利方法。当然，如原告证据不能形成优势，则应由原告承担举证不能的后果。在涉及非新产品的方法专利侵权诉讼中，正确适用推定法则和证据调查制度，可以依法强化权利人的举证能力，避免使诉讼陷入僵局，在维护专利权人利益和社会公共利益之间实现平衡。

　　本案原告虽然能够证明被告生产了还原红F3B，但在还原红F3B不是新产品的情况下，原告仍须承担证明被告实施了专利方法的举证责任。鉴于原告职工曾跳槽到被告单位工作等事实，法院采纳了原告证据调查的申请，被告虽然没有按照法院要求提供生产记录，但其提供的常熟市染料化工二厂生产还原红F3B的操作规程记载的工艺步骤与原告的专利方法相同，差别主要是温度、浓度、酸度、加料的时间等。由于被告对其不能提供原始生产操作记录作出合理的解释，被告的管理人员在接受调查时又承认被告持有生产还原红F3B的生产操作记录，被告无正当理由拒绝提交生产操作记录的行为构成举证妨碍。

　　根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定：“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”据此，可以推定被告使用了原告的专利方法。当然，妨碍举证的推定是一种可以反驳的法律推定3。法官在运用该推定规则时应组织原被告，就推定依据的基础事实及其与待证事实之间的联系进行质证，并向持有证据的被告进行释明。如果被告提交的证据足以证明其实际使用的生产方法与原告的专利方法不同，该推定就不能成立。