同一篇对比文件中的其他技术内容对创造性判定的影响
导读：
案例
2000年10月11日，国家知识产权局专利复审委员会作出第2744号无效宣告请求审查决定，涉及名称为“单氯代邻二甲苯的制备方法”的92104637．5号发明专利，其申请日为1992年6月17日，授权公告日为1996年11月20日。
该专利授权公告的权利要求书如下：
“1．一种单氯代邻二甲苯的制备方法，是采用邻二甲苯为原料，其特征在于以路易士酸、碘或铁为催化剂，用量为邻二甲苯的0．001％～1％，反应温度为－20℃?50℃，无需溶剂，以氯气直接氯代。
2．如权利要求1所述的制备方法，其特征在于催化剂路易士酸为三氯化铁、三氯化铝、三氯化锑、四氯化锡。”
2000年2月24日，请求人针对该专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为该专利已经为申请日前公开的美国专利US4190609（1980年2月26日公告）及US4166075（1979年8月28日公告）所记载，因此不具有新颖性和创造性。
针对该无效宣告请求，专利权人（下称被请求人）于2000年4月3日提交了意见陈述，指出：（1）上述两个专利都使用了除主催化剂之外的辅催化剂，而本专利无需使用这类辅催化剂；（2） 3－氯代邻二甲苯在某些场合是更有价值的产品，用噻蒽提高4－氯代邻二甲苯选择性在实用上无太大意义；（3）本专利不使用外加溶剂，而上述美国专利均需使用外加溶剂。因此，本专利与上述现有技术相比更为先进。
对于被请求人的上述意见，请求人进一步指出：加入辅催化剂的目的是提高产品的选择性，因为4－氯代邻二甲苯的市场用量远比3－氯代邻二甲苯的大，因此，这一区别技术特征不能给本专利带来创造性。
2000年9月28日，在专利复审委员会对本案举行的口头审理中，请求人指定US4190609（下称对比文件1）作为判断该专利权利要求新颖性和创造性的依据，并且提出：对比文件1的实施例2c公开了权利要求1及2中的部分技术方案，同时对比文件1对本专利权利要求1及2中的其他技术方案也给出了明确的教导，因此，权利要求1和2不具备新颖性和创造性。
基于上述事实和理由，合议组作出如下决定：
对比文件1涉及一种二甲苯（尤其是邻二甲苯）的直接氯代方法，该类反应是在路易士酸催化剂和噻蒽化合物或其混合物助催化剂的存在下使二甲苯和氯气反应，所述的噻蒽助催化剂有利于4－氯代邻二甲苯的生成；常用的催化剂有锑、铅、铁、钼、铝，包括其卤化物和生成这些物质的单质及其化合物，最常用的是以AlCl3、SbCl3和FeCl3为例的氯化物。催化剂和助催化剂的总量大约为二甲苯重量的0．01％?2．0％；反应温度一般约为－20℃?110℃，常用温度为0℃?70℃；通常反应是在无溶剂参与的情况下进行的；在该对比文献中同时给出了实施例2c，该实施例中没有使用噻蒽助催化剂。将本专利权利要求书与该对比文件对比如下：
（1）对比后可以看出，虽然对比文件1的发明目的是为了提高4－氯代邻二甲苯的产率，并为此加入了噻蒽类助催化剂。但本领域技术人员在阅读了该对比文件中公开的实施例2c后可以确认，在对3－位和4－位氯代产物的比率没有特殊要求的情况下，可以不使用噻蒽类助催化剂。也就是说，相对于实施例2c而言，其发明目的与本专利完全相同。具体就技术方案而言，权利要求1实际上包括对应于路易士酸、碘和铁三类催化剂的三个并列的技术方案。经过上述对比可以确认，权利要求1中以路易士酸为催化剂的技术方案已经完全为对比文件1的实施例2c所公开，效果也基本相同。鉴于对比文件1的实施例2c在发明目的、技术方案及效果上与该专利权利要求1相同，故权利要求1相对于该现有技术不具备新颖性。同样，权利要求2中使用三氯化铁作为催化剂所对应的技术方案也不具备新颖性。
（2）经过上述对比还可以看出，权利要求1与对比文件1的实施例2c相比具有新颖性的那部分技术方案，与上述实施例2c的区别在于使用了铁及碘作为催化剂。但在阅读了对比文件1全文后可以得知，该现有技术明确教导：在二甲苯的单氯代反应中可以使用路易士酸催化剂，或者是在氯化条件下可以形成或起到路易士酸作用的元素或化合物，优选锑、铅、铁、钼和铝的卤化物等及这些元素的单质，最优选三氯化铝、三氯化铁、三氯化锑等；该对比文件所引用的现有技术中亦明确记载，在该类反应中可以使用铁、碘作为催化剂；且该对比文件的实施例中分别使用了铁、三氯化铁和五氯化锑作为催化剂，由此可知，为解决相同技术问题，本领域技术人员依据对比文件1实施例2c公开的具体技术方案，结合该对比文件中上述一般性教导就可以容易地得到本专利权利要求1中使用铁及碘作为催化剂的技术方案，并且，该技术方案也未能取得预料不到的技术效果，因此，本专利的权利要求1不具备创造性。同样，权利要求2相对于对比文件1所公开的技术内容也不具备创造性。
案例评析
在评价一项权利要求的创造性时，所确定的最接近的现有技术应当是一个具体的技术方案。在一篇对比文件中，通常包括一般性的教导和多个技术方案，仅有一个技术方案的对比文件是不多见的，因此，从严格意义上讲，在以多个对比文件的结合方式来评价一项权利要求的创造性时，实际上是多个对比文件中分别记载的不同的技术方案的结合。
在采用一篇对比文件所记载的技术方案来评价权利要求的创造性时，又往往包括以下两种情况：（1）对比文件中所记载的多个技术方案的结合，或者多个技术方案和公知常识的结合；（2）对比文件中所记载的一个技术方案和公知常识的结合。
具体就本案而言，本专利权利要求1所要求保护的是一种单氯代邻二甲苯的制备方法，其中所使用的催化剂为路易士酸、碘或铁，由此可知，权利要求1实际上包括了三个并列的技术方案，因此，在评价权利要求1的新颖性和创造性时，应将上述三个技术方案分别与现有技术进行对比分析。经过对比分析后，首先，第2744号无效宣告请求审查决定认定催化剂采用路易士酸的技术方案相对于对比文件1的实施例2c不具有新颖性；对于权利要求1中催化剂采用铁或碘的技术方案，由于对比文件1教导了在二甲苯的单氯代反应中，可以使用在氯化条件下可形成或起到路易士酸作用的元素或化合物（如铁的卤化物或其单质），对比文件1的背景技术中也给出了在该类反应中可以使用铁、碘作为催化剂的教导，并且对比文件1中也有使用铁作为催化剂的实施例，因此，本案将上述一般性教导与实施例2c的具体技术方案相结合，最终认定权利要求1采用铁或碘作为催化剂的技术方案不具有创造性。（李广峰）
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