编者按：

　　专利复审与行政诉讼之间的关系，长期以来一直受到社会各界的关注。专利无效程序中证据如何认定，法院如何正确地审查专利复审案件，司法审查的原则和范围如何界定等等问题，在专业领域内争论不断。借鉴域外司法审查的经验固然是一条途径，但随着我国知识产权制度的逐步完善和市场与法制环境的进步，探索出一条具有中国特色的专利复审与司法审查制度是一件迫在眉睫的事情。

　　国家知识产权局专利复审委员会与最高人民法院民事审判第三庭、行政审判庭于日前联合组织了一次专家研讨会，对以上这些问题进行了全面、深入的探讨。本报特刊登专家观点，以期引起社会共识。

公知常识的范围与认定

　　判断技术方案是否具备创造性，应当基于本领域的普通技术人员的知识和能力。根据审查指南确定的依职权调查原则，专利复审委员会在审查无效宣告请求时，如有必要，可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

　　关于公知常识的范围，专家们的意见并不统一。部分专家认为，参考专利审查指南的有关规定，公知常识一般是指公知的教科书或者工具书披露的解决特定技术问题的技术手段和本领域中解决特定技术问题的惯用手段。技术词典、技术手册、教科书等能够作为证明公知常识的证据。但也有专家提出不同看法，认为专利审查指南对公知常识的界定范围过大，许多技术词典、技术手册和教科书具有很强的专业性，并非真正的“公知常识”。

　　关于公知常识的认定，多数专家认为，公知常识属于最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定第68条第1项规定的“众所周知的事实”，法庭可以直接认定，当事人无需举证证明。但将公知常识作为一种众所周知的事实来认定时要注意以下几点：

　　第一，所谓众所周知的事实必须为特定时空范围内的某一领域的一般社会成员所公知，不一定是社会上每一个人都知道的事实，即本领域的普通技术人员在专利申请日之前所公知的一般技术常识。

　　第二，众所周知的事实属于证据学上司法认知的内容。法庭可以在诉讼中的任何程序或者阶段主动或者应当事人的请求采取司法认知认定案件所涉众所周知的事实，不受举证时限限制。

　　第三，当事人一方对对方主张的或者专利复审委员会认定的公知常识提出异议的，对方当事人或者专利复审委员会有责任提供有关资料和作出充分说明。当事人可以对法庭采取的司法认知提出异议，法庭应当告知当事人司法认知的理由和过程。

　　第四，有相反证据足以推翻司法认知所认定的事实的，主张该事实的当事人仍需举证。

　　第五，法院认定众所周知的事实不受司法审查案卷外证据排除规则的限制，行政机关在行政程序中未记入案卷的众所周知的事实，在诉讼中仍可以予以认定。

　　对于公知常识的举证，有专家认为，公知常识要依本领域的普通技术人员的认识来判断，要求对所有的公知常识进行举证是不可能的。生活常识无须举证，对技术常识只有当当事人证明专利复审委员会的认定有错误时，专利复审委员会才负有举证责任。还有专家认为，公知常识不都是众所周知的事实，其中属于众所周知的事实的公知常识无须举证，只有在行政认知与司法认知的范围出现不同时，专利复审委员会才应当负责举证证明。

　　有专家认为，对公知常识的认定涉及是否引入了新的无效审查理由的问题，在无效审查程序中已经涉及到，不应允许在诉讼阶段再引入公知常识。如果是无效请求人主张，必须在无效审查阶段提出来，必须提供相应的证据并经过听证。如果是专利复审委员会依职权引入，当事人在起诉时未提出异议的就视为其认可；起诉时提出异议的，专利复审委员会仍应当举证，这不属于提交新证据，当事人也可以在诉讼中举出新证据反驳专利复审委员会的认定及其举证，但有关证据最迟应在一审庭审结束前提出。[page]

企业标准的备案能否构成专利法意义上的公开

　　专利法意义上的“为公众所知”，是指公众中的任何人想要得知就能够得知的状态。有关技术内容是否“为公众所知”是判断是否构成现有技术的基本标准。备案的企业标准是否当然构成专利法上的“为公众所知”，在实践中争议较大，司法实践中也有不同的认定。参加这次研讨会的专家普遍认为，标准中不可避免地会涉及相关的技术信息，有的标准还可能包含技术秘密?煵荒芗虻サ亟鲆杂泄丶际跣畔⒈荒扇氡曜迹?就认定其已经公开并且进入公有领域。尤其是对于企业标准，从企业标准备案管理的立法现状、实践操作和交易习惯来看，不宜直接认定企业标准因备案行为本身而构成专利法意义上的“为公众所知”，除非确有证据证明该备案的标准已经向社会公开或者公众可以随时自由获得。即关键要看标准管理部门和制定标准的企业对备案的标准本身是否采取了保密措施。

　　专家还指出，有的企业标准属于常态公开，有的属于常态不公开，有的是否公开并无常态，需要个案分析。鉴于在专利复审委员会最近申请再审的一起专利无效行政案件中已经涉及此问题，专家呼吁最高人民法院通过个案尽快明确有关审查判断的标准。

域外证据的认定与专家证人的举证

　　对于境外的公开出版物，是否必须依照最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定第16条办理法定的证明手续？有专家认为，域外形成的物证和视听资料，包括公开出版物，证据的真实性一般比较可靠，原则上可以直接认定其证据的形式合法性，重点审查其内容的可采性，无需办理法定的证明手续。特别是在专利无效案件中，会涉及大量的境外公开出版物，一概要求办理证明手续，也是不现实的。但是，对方当事人提出异议并能够举证证明境外公开出版物的真实性存在问题，而且提供该证据的一方不能有效反驳的，则应当办理法定的证明手续。但也有专家认为，有关司法解释并未作出对物证和视听资料的免除证明手续的排除规定，就应当与其他类型的域外证据一样对待，都应当提供法定的证明手续。但要区别境外公开出版物获得方式，如系个人订购获得，则需办理法定的证明手续；如系国内图书馆收藏，则无需办理法定的证明手续。

　　关于专家证人出庭作证的性质如何认定？最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定第48条规定，就专门性问题当事人可以向法庭申请由专业人员出庭进行说明。专家普遍认为，这些专业人员即所谓的专家证人不是证人，但类似于证人（所谓的事实证人），其出庭所作证言只是对一些专门性问题的辅助性说明，不受举证时限的限制，二审中也可提供。另外，对于专业技术事实问题，法院既要注意尊重专利复审委员会的认定，又不能放弃对有关事实问题的独立审查与认定。

　　对于举证时限和自认规则，专家普遍认为，对于行政诉讼证据司法解释的规定，不能机械地理解与执行。特别是专利无效案件属于裁决类行政诉讼，往往会涉及第三人利益和社会公众利益，根据最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定第9条的规定，应当注意允许或者责令当事人提供或者补充证据。对于最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定第65条规定的自认规则，如果仅对其本人不利，不影响第三人和社会公众利益的，可以采用当事人自认优先的原则；如果涉及第三人和社会公众利益的，则不宜直接采信。

专利无效理由的审查顺序、范围和方式

　　关于请求人提出的多个专利无效理由的审查顺序，专家普遍认为，专利复审委员会一般可以按照专利法第5条和第25条（保护客体）、第26条第1款和第4款（权利要求书得到说明书的支持）、第22条第4款（实用性）、第22条第2款（新颖性）、第22条第3款（创造性）的顺序进行审查。以上述在后的理由审查而宣告专利权无效的，在逻辑上就是认可上述在前的无效理由不能成立。[page]

　　对多个专利无效理由采取何种审查方式，专利复审委员会是采取全部审查还是选择性审查？有部分专家认为，专利无效行政案件不同于普通行政诉讼案件，一般而言，只要有一个无效理由可以成立，就可以不对其他无效理由一并作出审查认定。这也是目前实践中的习惯作法，有利于节约行政资源和提高行政效率，避免可能是毫无实质意义的继续审查，也可以防止采取全部审查因一个理由错误而导致整个决定被撤销。但也有部分专家认为，只审查个别无效理由可能会导致个案程序相当繁琐，一旦一个无效决定的理由不能成立就需要重新启动程序审查其他无效理由，不仅加重了当事人的程序负担，而且也会加重专利复审委员会的工作负担。因此，从侧重保护当事人权利出发，应当就全部无效理由进行审查并作出决定。还有专家提出，是采取全部审查还是选择性审查，要具体情况具体分析，看是否有利于提高效率和保证质量，是否有利于减少纷争和纠纷解决成本，关于多个请求人针对同一专利提出无效宣告请求的审查方式，专家普遍认为，不论在无效审查程序还是在后续诉讼程序，均可以合并审查或合并审理，但不论请求人的无效理由和证据是否相同，均应当分别立案受理并分别作出决定和裁判，以保障不同的请求人或者当事人可以自由选择是否提起诉讼或上诉，方便后续审理，保证各案之间的独立性。也有专家建议，对于多个原告针对同一无效审查决定以不同理由起诉的情形，法院也应作为一案处理，但可以根据最高人民法院关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释第56条第4项的规定，在部分原告的起诉理由不能成立时，法院可以作出驳回其诉讼请求的判决。但也有专家认为专利复审委员会可以在合并审查后只作出一份决定，法院也可以在当事人起诉期满后再开始合并审理程序。还有专家认为，专利无效案件在本质上是因私权发生的争议，建议将来修改专利法时将无效宣告请求人限制在有利害关系的人的范围。

外观设计与在先权利冲突的解决

　　专利法实施细则第65条第3款规定：以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。在实践中执行这一规定面临诸多障碍：（1）理论上由于权利冲突并不当然等于构成侵权行为，立法上也没有规定申请专利行为本身构成侵权行为，导致在实践中当事人难以启动相关程序。（2）以与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，可以在外观设计专利保护期内的任何时候提出，但有关民事争议却要受到诉讼时效的限制。（3）将权利冲突争议的解决强制作为前提条件，导致程序繁琐拖沓，也增加了当事人的诉累和救济困难，使得一些明显的权利冲突问题得不到及时解决。（4）与商标评审委员会依据商标法第31条直接确认权利冲突的机制也不相协调。专家认为专利复审委员会应当重视并尽快采取适当措施予以解决这些问题。

　　专利复审委员会的代表也认为，目前其已具备对此问题直接进行审查认定的能力，但在现有行政法规明确规定提交生效裁决作为无效受理要件的情况下，仍应执行现有规定。专家建议，及时修改行政法规的这一规定，明确由专利复审委员会对是否存在在先权利以及是否存在权利冲突直接进行审查认定。由于有司法复审程序的存在，这样做并不存在由专利复审委员会最终裁决权利冲突民事争议的问题。

司法复审的审查原则和范围

　　一、关于法院能否直接判决专利权的效力。当撤销专利复审委员会的决定后专利权明显应当被维持有效、部分有效或者宣告无效的，人民法院能否在判决主文中直接对涉案专利权的效力做出判断，是近年来专利无效行政诉讼中一个较有争议的问题。过去的一般做法是仅判决撤销专利复审委员会的决定或者附加判决专利复审委员会重作行政决定。北京市高级人民法院民三庭和北京市第一中级人民法院民五庭近期在部分专利行政案件中尝试直接就涉案专利的有效性问题在判决主文中作出宣告。许多专家希望最高人民法院能够通过个案或者司法解释对此问题予以明确。[page]

　　赞成法院直接判决专利权效力的专家提出的主要理由是：（1）法院直接判决专利权的效力符合司法救济的效益原则，有利于节约行政、司法资源。（2）有利于协调判决主文同判决理由的关系，维持生效判决的权威性。当专利权明显应当被宣告无效、维持有效或部分无效时，如果生效判决书拒绝对此作出判决，则判决书的主文同判决理由显得不协调。（3）有利于相关民事诉讼案件的审理。专利无效行政诉讼一般都与民事诉讼有交叉，当法院撤销专利复审委员会的行政决定且专利权明显应当被宣告无效、维持有效或部分无效的，如果法院不对专利权的效力作出直接判断，则专利权的效力在相关民事诉讼中仍然处于不确定状态，如果专利复审委员会重作行政决定，则该决定具有可诉性，从而使相关民事诉讼被无限期中止。如果专利复审委员会不重作决定，则专利权的效力将一直处于不确定状态，也会导致相关民事诉讼被无限期中止。（4）符合国际惯例。据了解，日、韩等国负责审理专利无效案件的法院均有权对专利权的效力直接作出判断，并产生了良好的社会效果。（5）专利权是一种私权，对私权之有无和归属的判断，属于司法权行使的当然职能，法院直接判决专利权的效力没有损害当事人和专利复审委员会的权益，相反切中了当事人争议的焦点，实践中专利权人也并不反对这种判决方式。

　　也有专家反对法院直接判决专利权的效力，主要理由是：（1）法院直接判决专利权的效力的判决方式没有法律依据。行政诉讼法第54条规定的判决方式有维持判决、撤销判决、履行判决和变更判决四种，行政诉讼法司法解释增加了确认判决和驳回诉讼请求两种判决方式。法院直接判决专利权的效力，是对现有规定的突破。（2）法院直接判决专利权的效力会导致司法权与行政权之间的界限模糊不清。司法审查的对象是专利复审委员会作出一项决定是否符合法律的规定，即对具体行政行为的合法性进行审查，不能代行行政机关的职权而为具体行政行为。（3）在处理专业问题上行政机关具有优势条件，司法机关对行政机关虽然有监督制约的职能，但司法机关通常应当尊重和支持专业行政机关得出的结论。（4）法院直接判决专利权的效力后如何执行判决也面临操作上的困难，如果由专利复审委员会再作出一次决定重新宣告一次，等于同一专利被两次宣告无效；如果直接将生效判决交国务院专利行政部门登记和公告而不是以专利复审委员会的名义，则是专利复审委员会未执行判决，有损法律的权威。（5）法院直接判决专利权的效力将使当事人尤其是专利权人失去两级程序救济的机会，也会导致无效请求人在无效宣告程序中撤回其请求的撤诉权丧失。

　　还有专家认为，对法院能否以及如何在判决中对专利效力进行判定，除涉及现行法律规定外，还涉及这类案件的诉讼性质（本质上是解决当事人之间的私权争议）、诉讼规律和诉讼原理（专利复审委员会居中裁决）及未来的发展方向等，有必要继续进行深入研究论证。但至少法院可以作出指示性的判决，即仅在判决理由中对涉案专利的实质性条件等问题作出评价，在判决主文部分明确判令专利复审委员会限期重作决定。

　　二、关于专利无效案件司法复审的审查原则。专家普遍认为，在现行行政诉讼模式下，对专利无效行政诉讼案件应当遵循合法性审查原则。对“三性”等专利实质性条件的判断问题属于合法性审查范围。虽然专利司法复审的对象是专利复审委员会的行政决定，而且对“三性”等专利实质性条件的判断固然包含一定的自由裁量因素，但自由裁量并不当然意味着就属于合理性判断，“三性”等专利实质性条件是该行政决定所依据实体法律问题，对这些问题的审查判断并非行政诉讼法意义上的对具体行政行为的合理性的审查，人民法院无法回避也不应当放弃对行政决定所依据的所有事实问题和法律问题的审查。法院在判理中对专利权的有效性作出指示性的认定或者陈述的，专利复审委员会在重作决定时应当尊重并接受。但也有人认为，对“三性”等专利实质性条件的判断属于行政自由裁量范畴，特别是对创造性的认定，应当作为合理性而非合法性审查问题，司法复审应当尊重专利复审委员会对创造性等问题的认定。[page]

　　三、关于专利无效案件司法复审的审查范围。有专家认为，要明确司法复审的全面审查原则，即对案件所涉实体（事实和法律问题）和程序问题，不论当事人是否有争议，法院均应当依职权全面予以审查并作出认定。当然，对有争议的问题可以作为审查的重点。但也有专家认为，应当采取当事人请求原则，因为这类案件在本质上是请求人与被请求人之间的争议，专利复审委员会是居中裁决，针对当事人争议的问题进行审查有利于提高工作效率，有利于节约程序资源，有利于争议的及时有效解决。