再审申请人新东阳企**限公司与被申请人新东阳**公司、原审被告国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷再审审查行政裁定书

审理经过

再审申请人新东阳企*有限公司（简称新东阳企业公司）因与被申请人新东阳股*有限公司（简称新东阳股份公司）、原审被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市*有限公司（2012）高行终字第1193号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审理终结。

本院查明

北京市*有限公司一审查明：2000年11月23日，新东阳*有限公司向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第1691098号“新东阳及图”（简称被异议商标）的注册申请。在法定异议期内，新东阳股份公司向商标局提出异议，商标局经审查后作出（2005）商标异字第00764号《“新东阳及图”商标异议裁定书》（简称第764号裁定），被异议商标予以核准注册。新东阳股份公司不服该裁定，向商标评审委员会申请复审。2010年10月12日，商标评审委员会作出商评字（2010）第26528号《关于第1691098号“新东阳及图”商标异议复审裁定书》（简称第26528号裁定）：被异议商标予以核准注册。

北京市*有限公司认为：新东阳*有限公司原为麦*、麦*、麦*、麦*等家族成员共同创立的家族企业，家族成员所占达93.35%的股份。从占股比例上看，新东阳*有限公司仍是具有家族企业性质的股份公司。此外，虽然被异议商标于2000年申请注册，但早在1994年，麦*就已将其在我国大陆地区注册的其他类别“新东阳”商标许可给新东阳*有限公司在我国大陆地区的企业使用。麦*虽在新东阳*有限公司担任职务，“新东阳”商标在我国台湾地区也为新东阳*有限公司注册使用，但在美利坚合众国（简称美国）等地该品牌实际由家族成员麦*占有。综合新东阳*有限公司的占股比例、商标许可以及“新东阳”商标在他国的实际注册情况看，新东阳*有限公司关于“新东阳”商标并非由新东阳*有限公司独占，有关家族成员均有权自行申请注册使用“新东阳”系列商标的主张具有事实依据，新东阳*有限公司申请注册“新东阳”商标并未违反《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十五条的规定。该院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商标评审委员会作出的第26528号裁定。

新东阳股份公司不服该一审判决，向北京市*有限公司提起上诉，请求撤销一审判决及第26528号裁定，由商标评审委员会重新作出裁定。商标评审委员会、新东阳*有限公司服从一审判决。

北京市*有限公司经审理查明：被异议商标由新东阳*有限公司于2000年11月23日向商标局提出注册申请，指定使用在第30类谷类制品等商品上，经商标局审查后予以初步审定并公告。新东阳股份公司在被异议商标申请日前在我国台湾地区注册有与被异议商标指定使用商品类似的酱醋等商品上的“新东阳”商标。在法定期限内，新东阳股份公司就被异议商标向商标局提出异议。商标局经过审查后作出第764号裁定，认为新东阳股份公司提出的异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。新东阳股份公司不服上述裁定，于2005年5月27日向商标评审委员会提出异议复审申请。

2010年10月12日，商标评审委员会作出第26528号裁定，认定：商标法第九条为原则性条款，结合双方当事人的事实和理由，本案焦点问题为：被异议商标的申请注册是否违反了商标法第十五条和第三十一条的规定。新东阳股份公司原为麦*、麦*、麦*、麦*等家族成员共同创立的家族企业，虽然新*企*有限公司的负责人麦*担任新东阳股份公司企业职务，“新东阳”商标在我国台湾地区也为新东阳股份公司注册使用，但在美国等地该品牌实际由家族成员麦*占有，对此有新*企*有限公司提交的“新东阳”系列商标在美国注册情况的查询资料打印件为证，因此，新*企*有限公司关于“新东阳”商标并非由新东阳股份公司独占，有关家族成员均有权自行申请注册使用“新东阳”系列商标的主张具有事实依据，新*企*有限公司申请注册被异议商标并未违反商标法第十五条的规定。

新东阳股份公司虽然在我国台湾地区与被异议商标指定使用商品相类似的商品上在先注册有“新东阳”商标，但在我国大陆地区并未将其“新东阳”商标在先注册在“谷类制品”等商品上。新东阳股份公司认为被异议商标系新东阳*有限公司对其“新东阳”商标的抢注，但其未能提供充分证据证明在被异议商标申请日前已在我国大陆地区将其“新东阳”商标在先使用在“谷类制品”等商品上并在相关公众中产生一定的影响，因此，被异议商标的申请注册亦未构成商标法第三十一条规定的情形。新东阳股份公司所提异议复审理由不成立。商标评审委员会依据商标法第三十三条、第三十四条的规定，裁定被异议商标予以核准注册。

在一审庭审过程中，新东阳股份公司明确表示其仅坚持关于商标法第十五条的诉讼理由。此外，新东阳股份公司确认，麦石来在其他类别注册的“新东阳”商标早在1994年就许可新东阳股份公司使用，以及其家族成员所占公司股份达93.35%。

在北京市*有限公司庭审中，新东阳*有限公司认可麦*婉系通过美国新*有限公司转让而取得的“新东阳”商标在美国的注册权，而非自行申请注册的，但认为此过程并不能代表新东阳股份公司对麦*婉存在授权行为；认可麦石来曾在新东阳股份公司担任过副董事长、董事等职务，并且目前仍为该公司董事、股东，同时新东阳*有限公司系麦石来所设立，具有关联关系，上海*有限公司亦系麦石来所掌管、控制。

北京市*有限公司认为：商标法第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权，以自己的名义将被代理人或者被代表人商标进行注册的，应当认定属于代理人、代表人抢注被代理人、被代表人商标的行为。与上述代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人，可以视其为代理人或者代表人。虽然新东阳股份公司原为麦*、麦*、麦*、麦*等家族成员共同创立，其成员所占股份达93.35%，但相关家族成员从法律关系上应为公司股东，故一审法院及第26528号裁定关于家族企业的认定并非法律上的确定主体，缺乏法律依据，北京市*有限公司予以纠正。由于麦*曾为新东阳股份公司的副董事长，现在仍为其董事、股东，并且曾担任由新东阳股份公司投资的上海*有限公司的负责人，因此能够认定麦*与新东阳股份公司形成代表关系，存在关联关系。同时，新*企*有限公司系麦*所设立，其行为与麦*具有主观的合谋，新*企*有限公司的行为应视为麦*的行为。因新东阳股份公司在我国台湾地区在先使用了与被异议商标所指定使用商品或服务相类似的商品或服务，故麦*在未经授权的情况下，擅自在我国大陆地区申请注册“新东阳”系列商标已经违反了商标法第十五条的规定，基于前述新*企*有限公司与麦*存在关联关系的认定，故上述企业的商标注册行为亦违反了商标法第十五条的规定，故被异议商标不应当予以核准注册。一审判决及第26528号裁定相关认定错误，北京市*有限公司予以纠正。

由于新东阳股份公司系在我国台湾地区成立的公司法人，具有独立的权利能力和行为能力，而且“新东阳”商标在我国台湾地区系注册在其名下，在没有其它证据证明的情况下，“新东阳”商标应为新东阳股份公司的合法财产。麦李淑婉在美国拥有“新东阳”商标的行为与本案缺乏关联性，并且其亦是经过美国新*有限公司转让而取得，故不能得出一审判决及第26528号裁定关于“新东阳”商标并非由新东阳股份公司所独占，其家族成员均有权自行申请注册使用“新东阳”系列商标的结论，故北京市*有限公司对此予以纠正。新东阳股份公司的部分上诉理由具有事实及法律依据，其上诉请求予以支持。一审判决及第26528号裁定认定事实不清，适用法律错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项、《最高人*有限公司关于执行﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥若干问题的解释》第七十条之规定，判决：1、撤销北京市*有限公司（2011）一中知行初字第1167号行政判决；2、撤销商标评审委员会于2010年10月12日作出的商评字（2010）第26528号《关于第1691098号“新东阳”商标异议复审裁定书》；3、商标评审委员会就新东阳股份公司针对第1691098号“新东阳”商标提出的异议复审请求重新作出裁定。

新*企*有限公司不服该判决，向本院申请再审称：申请人不是被申请人的代理人或代表人，系争“新东阳”商标的申请注册并未违反商标法第十五条的规定，二审判决的认定严重违背事实、适用法律错误，依法应予撤销。特依法向贵院申请再审，主要理由为：1、二审判决关于“在没有其它证据证明的情况下，‘新东阳’商标应为新东阳股份公司的合法财产”的认定与事实不符。在系争商标申请注册时，“新东阳”商标在中国大陆并不是新东阳股份公司的财产。2、申请人与被申请人为不同法律主体，不存在代理关系或代表关系，系争商标的申请注册并非“未经授权的擅自恶意注册”，二审判决适用法律显属错误。且系争商标也已于2013年4月无偿转让给了新东阳股份公司当初全资设立且目前仍在持股的上海*有限公司，系争商标的注册亦不属于商标法第十五条禁止的情形，依法应予维持。请求本院：1、撤销北京市*有限公司作出的（2012）高行终字第1193号行政判决；2、维持北京市*有限公司作出的（2011）一中知行初字第1167号行政判决和商标评审委员会作出的商评字（2010）第26528号商标异议复审裁定书。

新东阳股份公司提交意见称：1、其自创立之日起，即以与企业名称相同的名称“新东阳”作为产品商标，其分别于1969年和1988年起在中国台湾和中国大陆分别陆续创用并注册了“新东阳及太阳图形”、“新东阳24及图”、“新东阳HSINTUNGYANG”等多个品牌，并均得到了同业和广大消费者的认可。无论被申请人是家族公司还是家族控股公司，公司的整体利益与某一股东的个人私利也是无法划等号的。“新东阳”系列商标为被申请人公司财产，任何人未经公司授权都无权擅自据为己有，任何人包括股东在内没有经过公司的授权都无权将公司财产据为己有，否则就侵犯了其他股东的利益，侵犯了公司的利益。2、麦石来为被申请人公司大股东之一，长期担任公司高管职务，并曾以被申请人企业副董事长的身份被董事会委任全权负责中国大陆市场业务多年。麦石来及其设立控制的公司未经被申请人授权擅自申请注册涉案商标的行为严重违反了商标法第十五条规定，依法不应核准注册。申请人关于被申请人原为家族企业，目前仍是具有家族企业性质的股份公司，有关家族成员均有权自行申请注册使用“新东阳”系列商标的认定在法律以及事实上都是错误的。3、麦*在美国等地占有“新东阳”商标的事实，不能成为申请人抢注“新东阳”系列商标的理由。4、申请人将其在中国大陆地区注册的“新东阳”商标许可给被申请人在大陆的关联企业使用以及其在终审判决之后将其抢注的商标转让给该企业的事实无法更改相关“新东阳”商标系其抢注取得的本质。请求本院驳回新东阳企业公司的再审申请。

本院经审查查明：原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。本院另查明：在本案诉讼过程中，新东阳*有限公司提交了2013年6月28日上海*有限公司出具的说明。该说明记载：上海*有限公司，原为台湾新*有限公司委托新加坡*有限公司在中国大陆转投资设立的企业，其原持有我司百分之百的股份。麦*先生受新东阳*有限公司委任全权负责中国大陆市场业务。麦*先生根据中国大陆市场发展需要，1993、1994、1995、2000年在中国大量先后注册了692083号、809049号、999588号、1639720号“新东阳”商标，上述商标虽由麦*先生持有，但始终无偿许可我司使用，未损害我司利益。作为我司的母公司，新东阳股份公司当时对上述事实是知晓并认可的，所以，1995年4月，我司经办人向新东阳股份公司监察人林*报批上述大陆商标的申请注册费用时，林*代表新东阳股份公司签署请款单明确列大陆新东阳集*有限公司账，故新东阳股份公司已确认与大陆“新东阳”商标相关的权利、义务均属于我司大陆新东阳经营实体。2013年4月，我司经与麦*协商，将其代持的上述商标无偿移转到我司名下，已向商标局提出商标转让申请并被受理。同时，由我司的关联企业新东阳（企业）集团*有限公司申请的2015658号、1691098号“新东阳”商标，福建新*有限公司申请的1749372号“新东阳”商标，也一并移转到我司名下。

本院认为

本院认为，根据当事人再审申请理由及答辩意见，本案争议焦点问题为：诉争商标的注册是否违反了商标法第十五条的规定。商标法第十五条规定“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”本案中，根据二审法院查明的事实，新东阳股份公司在争议商标申请日前在我国台湾地区注册有多个“新东阳”商标。麦石来自1978年至1993年间历任新东阳股份公司要职多年，并曾以企业副董事长身份被董事会委任全权负责大陆市场业务，至今仍为新东阳股份公司董事之一。新东阳*有限公司在向本院申请再审时提交的上海*有限公司2013年6月28日的说明也证明了“麦石来先生受新东阳*有限公司董事会委任全权负责中国大陆市场业务”这一事实。根据以上事实，本院认为，麦石来受新东阳股份公司董事会委任全权负责中国大陆市场业务，其是新东阳股份公司在中国大陆的代表人，未经新东阳股份公司许可，其无权以自己的名义将新东阳股份公司的“新东阳”商标在中国大陆申请注册。现麦石来通过其任法定代表人的新东阳*有限公司的名义申请注册，根据本院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第12条“与代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人，可以视其为代理人或者代表人。至于串通合谋抢注行为，可以视情况根据商标注册申请人与上述代理人或者代表人之间的特定身份关系进行推定”的规定，新东阳*有限公司可以视为商标法第十五条所称的代理人或者代表人。因此，二审法院认定新东阳*有限公司在未经授权的情况下，擅自在我国大陆地区申请注册“新东阳”系列商标违反了商标法第十五条的规定，并无不妥。

关于新东阳企业公司以麦*在美国拥有新东阳商标的事实，认为其家族成员均有权自行申请注册使用新东阳系列商标的再审理由。本院认为，麦*取得该商标有其相应的事实和法律基础，与本案并非同一法律关系。该事实并不能证明“新东阳”相关商标不是新东阳股份公司的财产，亦不能得出其家族成员均有权自行申请注册使用新东阳系列商标的结论，更不能以该事实为基础来否定麦石来作为新东阳股份公司代表人以自己为法定代表人公司的名义将公司商标注册的非法性。因此，再审申请人此再审理由不能成立，本院不予支持。

关于新东阳股份公司是否已经确认与大陆地区的“新东阳”商标相关的权利、义务均应归属于大陆地区的新东阳经营实体的再审理由是否成立的问题。再审申请人以1995年4月曾向新东阳股份公司监察人林*报批上述大陆地区商标的申请注册费用，林*代表新东阳股份公司签署请款单明确列大陆地区新东阳*有限公司账为由，认为其诉争商标的注册并非未经授权的擅自恶意注册。本院认为，现有证据仅有请款单，并无相关的任何文字记录，该请款单仅能证明该笔费用系由大陆地区新东阳*有限公司承担，并不能证明新东阳股份公司知晓诉争商标的注册主体，更不能证明新东阳股份公司认可麦石来以自己名义注册“新东阳”系列商标的事实。相反，该请款单从另一个角度证明了该商标系新东阳股份公司的财产，因此相关费用的支出需经该公司批准并列支。再审申请人此再审理由亦不能成立，本院不予支持。

关于诉争系列“新东阳”商标已经移转至上海*有限公司的事实是否影响本案的裁判结果的问题。本院认为，虽然上海*有限公司曾经是新东阳股份公司百分之百投资的子公司，现在新东阳股份公司仍然通过新加坡*有限公司对其持有一定的股份，但其和新东阳股份公司仍然属于不同的主体。在新东阳股份公司不予认可的情况下，诉争系列“新东阳”商标已经移转至上海*有限公司的事实并不影响本案的裁判结果。

综上，新东阳*有限公司的再审申请理由均不能成立，其再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人*有限公司关于执行﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件。依照《最高人*有限公司关于执行﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥若干问题的解释》第七十四条的规定，裁定如下：

再审裁判结果

驳回新东阳企*有限公司的再审申请。

裁判日期

二〇一三年十二月二十日