谢晓阳律师

广东龙浩律师事务所谢晓阳律师代理某五金厂专利侵权纠纷

民事二审裁定书摘要

案由：涉嫌侵害外观专利权

原告：吴某 被告一：北**厂、被告二：孙某

原告诉讼请求为：停止侵权行为销毁侵权产品，并赔偿10万元

谢晓阳律师代理方：被告

受理法院：一审：广州知识产权法院，二审：广东省高级人民法院，

无效宣告：国家知识产权局专利复审委员会

无效行政诉讼：一审北京知识产权法院，二审北京高级人民法院

案件最终结果：通过成功无效原告专利、二审裁定驳回原告起诉。

使用的武器：检索到现有设计、无效成功反转一审，二审最终取胜。

案件经过：2016年被告北**厂、孙某被原告吴某起诉后找到我方广东龙浩律师事务所谢晓阳律师，案件中我方通过调查取证，中国及多国专利审查、国内专利库、国家图书馆、国外专利库、等平台发现涉案专利存在缺陷，认为该专利有申请无效的可能，与当事人积极沟通后，当事人同意了采取了釜底抽薪的方案，我方通过多方调查、检索收集证据，争分夺秒将的涉案专利成功申请无效，并将证据提交至法院，专利无效使原告方失去专权利同时失去起诉权利，法院随即判决我方当事人无责，还可继续生产涉案专利产品，我方辩护取得圆满成功，为当事人争取了最大权益！

启示：被起诉专利侵权不用慌，做为被告我们可以通过以下几点辩护

1.合法来源抗辩，及证明当事人不知是侵犯专利并有合法来源并能够提供合法来源的证据、

2.现有设计抗辩，指专利申请之日前就有相同或类似的产品在公开渠道公开了，主要指专利 、生产、销售、许诺销售、出版公开、展览公开、网站公开、朋友圈公开等等公开形式公开了、专利缺乏新颖性；

3.发起专利无效宣告，把专利无效掉，则专利权视为自始不存在，一旦成功无效掉专利，则专利权就无效和就不构成侵权，通常专利无效与现有设计抗辩有一定的相同性，但差异还是挺大的，因为法院审理中不审理创造性，因此现有设计抗辩只能采用一到两篇文献来比对，而专利无效程序则会审查专利的新颖性、还会审查创造性，甚至还有专利本身的撰写缺陷等，结合的文献数量亦比现有设计抗辩多，因此会出现现有设计抗辩法院不采纳，但无效宣告时差不多的证据可能把专利无效掉，在外行人看来好似是法院判决与国知局的无效决定书打架似的，专利无效是一个技术性很强的工作，需要经验丰富的律师专利代理师才能胜任；

4.不相同不相近似抗辩，通过比对技术方案或设计方案，如果发现与专利存在区别特别，并可能构成一个新的外观设计，或者与实用新型或发明专利存在区别技术特征，并且这个区别特征不属于等同替代，则属于专利不相同不相相似也不构成侵权，这些亦是非常专利的技术活，如我们这种经验丰富的律师专利代理师给出的专业意见才更加专业有用；专业律师团队分析以及比对，给出专业比对意见，法官接纳后则我方无责

5.原告证据不足以证明被告侵权抗辩，专业律师分析对方上诉材料，若原则的主张不能够形成完整的证据链则依据谁主张谁举证的举证规则，可以提出证据不法证实原告主张，则法院会以证据不足驳回原告主张，并结合实际情况发起抗辩。

以上为几种常用的被告抗辩方法，但说易行难，专业的事情还是交给专业的人去办是最聪明的当事人。当然重视并尊重知识产权是强国强企的必由之路，超一流企业靠标准、一流企业靠商标、二流企业靠专利、三流企业靠苦力，期望你力争上流！感谢你的阅读，如何觉得有收获，欢迎转载介绍！

同时企业应当多多注重研发，我所是深耕广州佛山的大型律师事务所和专利代理所（双证所），代理撰写了了大量高质量专利申请、专利诉讼、专利无效，专利布局、专利检索，愿与广大当事人共创美好明天！

广东省高级人民法院

民事裁定书

（2017）粤民终1388号

上诉人（一审被告）：佛山市顺德区龙江镇仙塘北**厂。住所地：广东省佛山市。

经营者：孙某岳，男，1957年7月8日出生，汉族，住浙江省宁波市**区**。

委托诉讼代理人：谢晓阳，广东龙浩律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘敏，广东龙浩律师事务所律师。

上诉人（一审被告）：孙某，男，1983年2月15日出生，汉族，住浙江省。

委托诉讼代理人：谢晓阳，广东龙浩律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘敏，广东龙浩律师事务所律师。

被上诉人（一审原告）：吴某，男，1979年6月26日出生，汉族，住广东省。

委托诉讼代理人：汪某，佛山某事务所专利代理人。

上诉人佛山市顺德区龙江镇仙塘北**厂（以下简称仙*北**厂）、孙某因与被上诉人吴某侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2016）粤73民初1487号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。现已审理终结。

吴某向一审法院起诉请求：一、确认仙*北**厂和孙某侵犯了专利号为ZL201530153481.5、名称为“椅背（888）”的外观设计专利权，并立即停止制造、销售侵权产品，销毁侵权产品、宣传资料以及模具；二、判令仙*北**厂和孙某赔偿吴某经济损失及为制止侵权行为所支出的合理费用人民币100000元；三、判令仙*北**厂和孙某承担本案的全部诉讼费用。

一审法院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。本专利处于有效法律状态，依法应当受到保护。根据双方当事人诉辩意见，本案争议焦点为：一、被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围；二、仙*北**厂和孙某提出的现有设计抗辩能否成立；三、如若构成侵权，仙*北**厂和孙某应承担何种法律责任。现逐一分析如下。

一、被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围的问题

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”如一审法院事实查明部分所述，将被诉侵权产品与涉案专利进行比对，两者产品类别相同，在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者构成相近似。双方当事人对此认定亦无不同意见。综上，一审法院认定涉案被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。

二、仙*北**厂和孙某提出的现有设计抗辩能否成立的问题

根据《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”本案中，仙*北**厂和孙某提交了包括第201230478259.9号和第201430026995.X号外观设计专利文献，《开模协议书》，电子证据固化光盘及（2016），《信和·康蓝配件》的宣传画册及《锦盛五金办公家具》的宣传画册，以及发件人为“信和办公转椅配件”、收件人为“xiangzun28”的邮件等证据，现分别评述认定如下：

第一，关于第201230478259.9号和第201430026995.X号外观设计专利文献。与事实查明部分所述一致，将该上述现有设计分别与被诉侵权产品比对，两者或在边框形状、腰条设计上不同，抑或在边框底部是否有向前延伸的连接件等方面存在较大差异，上述差别也不属于施以一般注意力不易察觉的局部细微差异，应当认定上述现有设计与被诉侵权产品设计属于不同的设计。至于仙*北**厂和孙某认为将第201230478259.9号专利文献公开的椅背边框的“靠背”、“腰条”和第201430026995.X号专利文献公开的椅背边框的“边框底部向前延伸的连接件”等特征组合叠加，可以得到与被诉侵权产品相同的设计，但是专利法意义上的现有设计特征是指现有设计的某组成部分的设计，应是物理上相对独立或者视觉上可以分割的部件，而第201430026995.X号专利文献公开的底部边框与向前延伸的连接件为一体设计，该连接件属于物理上不可分离以及视觉上不可分割的部分，进而，一审法院对于仙*北**厂和孙某以此提出的抗辩主张不予采纳；

第二，对于《开模协议书》，从该协议书第三条“模具所有权”中约定“鼎盛模具厂未经信合塑料厂同意，不得将模具图纸技术告之他人”等内容看，签订该协议本身不会构成专利法意义上的公开，而且该协议虽然有制作相关产品模具的约定，但是仅凭该证据无法证明相关模具已经被制作完成，也无法证明模具被交付使用于相关产品的生产，更无法证明相关产品设计在涉案专利申请日前通过实际生产而公开。因而，仙*北**厂和孙某以该《开模协议书》作为现有设计抗辩依据，不能成立，一审法院不予支持；

第三，关于以佛山市版权保护协会电子证据固化报告及（2016）一审法院认为，虽然相关QQ空间相册中展示有被诉侵权产品整体外观相近似的产品照片，相关产品照片的最早上传时间也早于涉案专利申请日期，但是考虑到QQ空间内容可以通过设置阅读权限、要求阅读验证等方式加以保密而具有相当的私密性，因此将相关图片上传至QQ空间并不一定意味着相关内容必然为公众所知悉，故而，在仙*北**厂和孙某现有证据不足以证明相关设计在涉案专利申请日前已被公众所知的情况下，其应承担举证不能的责任，一审法院对其以上述证据作为现有设计的抗辩主张不予支持；

第四，至于《信和·康蓝配件》的宣传画册及《锦盛五金办公家具》的宣传画册等证据。一审法院认为，上述宣传册并非正式发行的出版物，也没有证据证实对外发放时间早于涉案专利申请日，仙*北**厂和孙某也没有提供证据证明其系通过合法途经取得相关证据及取得时间。据此，仙*北**厂和孙某以上述宣传画册中相关图片作为现有设计依据的主张，理据不足，一审法院不予采纳；

第五，关于发件人为“信和办公转椅配件”、收件人为“xiangzun28”的邮件，一审法院认为，单凭该证据无法认定发件人与收件人之间的关系，也无法判断收件人的身份信息甚至该收件人是否真实存在，从而更无法判断是否构成专利法意义上的公开抑或说是申请日以前在国内外为公众所知。况且互联网信息具有不确定性和可修改性，通过技术手段可以被改变或删除，并且不留痕迹，在吴某对其真实性提出质疑，且仙*北**厂和孙某没有提交其他证据的情况下，一审法院亦无法采信该证据内容。

综上，仙*北**厂和孙某提出的现有设计抗辩均不能成立，一审法院不予支持。

三、如若构成侵权，仙*北**厂和孙某应承担何种法律责任的问题

如前所述，被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围，应当认定为是侵害涉案专利权的侵权产品。根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款的规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”在本案中，虽然仙*北**厂否认其具有生产行为，但是仙*北**厂的经营范围及方式包括加工、产销塑料（不含废旧塑料）及模具，涵盖了被诉侵权椅背产品，而且被诉侵权产品上或者其包装上并无显示其他生产者的信息，同时仙*北**厂也没有提交证据证明其销售的被诉侵权产品来自第三方，因此，一审法院认定仙*北**厂生产、销售了被诉侵权产品，其行为已构成侵权，依法应承担停止侵权并赔偿损失等法律责任。至于孙某应承担的法律责任问题。虽然孙某主张其是仙*北**厂的员工，但是其并未对此主张提供劳动合同等证据证明。相反地，从本案查明的事实看，孙某通过提供个人银行账户收取货款等活动实际参与了仙*北**厂的生产经营，而且其与仙*北**厂的经营者孙某岳又系父子关系，对外而言，该行为足以说明其与仙*北**厂构成共同经营或者具有其他共同利益关系，依法应当与仙*北**厂承担相同的法律责任，即孙某亦需承担停止侵权并赔偿损失等法律责任。

至于赔偿数额，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，吴某没有提交证据证实其损失或仙*北**厂因侵权获得利益以及可供参考的专利许可费的数额，一审法院综合考虑:1.涉案专利是外观设计专利；2.侵权产品属于办公家具产品中的中间产品；3.侵权产品销售价格；4.侵权行为的形式包括生产、销售；5.吴某在本案中支出的合理维权成本等因素，酌定仙*北**厂、孙某共同赔偿吴某包括合理维权费用在内的经济损失金额为人民币40000元。此外，吴某起诉要求仙*北**厂和孙某销毁生产模具、侵权产品和宣传资料的诉讼请求因没有事实和法律依据，一审法院对该项诉讼理由和请求不予采纳。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十二条、第六十五条，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决：一、限仙*北**厂、孙某立即停止侵害吴某第ZL201530153481.5号外观设计专利权的行为；二、限仙*北**厂、孙某于本判决发生法律效力之日起五日内赔偿吴某经济损失人民币40000元（含维权费用）;三、驳回吴某的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费人民币2300元，由吴某负担人民币690元，仙*北**厂、孙某负担人民币1610元。财产保全费人民币520元，由仙*北**厂、孙某负担。

二审中，仙*北**厂和孙某向本院提交如下新证据：证据一，（2017）粤佛南海第6396号公证书，拟证明QQ138****409为企业对外宣传性质，且信和康蓝配件宣传册形成时间是在2014年；证据二，（2017）粤佛南海第6397号公证书，拟证明QQ空间138****409、363***30、42****988公开的相关设计为本案专利的现有设计；证据三，（2017）粤佛南海第4749号公证书，拟证明QQ空间363****81、368****24公开的相关设计为本案专利的现有设计;证据四，国家知识产权局于2018年2月5日作出的第34855号无效决定书，拟证明涉案专利已经被全部无效。吴某对以上证据一二三的真实性、合法性和关联性不予确认，认为QQ空间的内容可以被修改，且这些资料并没有公开本案专利的全部设计特征。吴某对以上证据四的真实性予以确认，对关联性不予确认，称已经对该无效决定提起行政诉讼。本院经认证认为，对于证据四，国家知识产权局专利复审委员会作出的第34855号《无效宣告请求审查决定》系国家机关依法出具的文件，且为新形成的证据，经双方当事人质证，本院确认该证据的真实性、合法性、关联性，可以作为认定本案事实的依据。

吴某向本院提交如下新证据：证据1，佛山市南海区西樵信和塑料厂和佛山市渝航塑料五金家具有限公司的工商登记资料，拟证明两公司的成立时间；证据2，专利复审委员会的行政答辩状，拟证明在无效程序的口审中QQ空间363****81打不开，不对外开放；证据3，（2016）皖安宜公证字第2622号公证书、佛山千一家具有限公司工商登记资料，该公证书显示佛山市千一家具有限公司于2006年1月30日通过QQ邮箱发送文件，但工商登记资料显示该公司是2006年6月5日才成立的，拟证明邮件内容是可以修改的；证据4，第31160号无效宣告请求审查决定，拟证明电子证据固化报告不足以认定QQ空间的真实性，而QQ空间公开的图片不能作为现有设计抗辩的依据；证据5，佛山市南海区西樵信和塑料厂的销售记录，拟证明本案专利申请日之前未销售过专利产品。仙*北**厂和孙某对以上证据一二四的关联性均不予确认。对证据三五的真实性、合法性和关联性均不予确认。

经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。

另查明，国家知识产权局于2018年2月5日作出的第34855号无效决定书，决定宣告涉案专利权全部无效。

本院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。专利权合法有效是获得法律保护的前提和基础。根据二审查明的本案专利权被宣告全部无效的事实，并依据《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款关于“宣告无效的专利权视为自始即不存在”之规定，本案专利权人吴某的诉讼请求丧失了权利基础，其不是适格的诉讼主体。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。”据此，一审判决应予撤销，吴某的起诉应予驳回。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条及《最高人民法院关于适用

的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：

一、撤销广州知识产权法院2016粤73民初1487号民事判决；

二、驳回吴某的起诉。

一审案件受理费2300元，退还吴某；上诉人佛山市顺德区龙江镇仙塘北**厂、孙某预交的二审案件受理费800元，本院予以退还。

本裁定为终审裁定。

审判长  邱某

审判员  肖某

审判员  喻某

二〇一八年二月二十八日

书记员  陈某