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专利侵权被告处境之于专利宣告无效

来源:韦福田律师
发布时间:2013-05-04
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专利侵权被告处境之于专利宣告无效


摘要:在专利侵权诉讼中被告有很多方式可以抗辩,常见的有诉讼主体抗辩、无效抗辩、现有技术抗辩、优先权抗辩、合同优先抗辩、不侵权抗辩,当然还有其他一般民事诉讼的抗辩,如时效和管辖抗辩等。有一种抗辩方式相信大部分被告的代理律师都会使用,尤其是涉及实用新型或者外观设计,那就是无效抗辩。

在专利侵权诉讼中被告有很多方式可以抗辩,常见的有诉讼主体抗辩、无效抗辩、现有技术抗辩、优先权抗辩、合同优先抗辩、不侵权抗辩,当然还有其他一般民事诉讼的抗辩,如时效和管辖抗辩等。有一种抗辩方式相信大部分被告的代理律师都会使用,尤其是涉及实用新型或者外观设计,那就是无效抗辩。在实践中,当专利权人主张其权利,向人民法院提起专利侵权诉讼后,一旦该专利侵权诉讼启动,被告则会出于保护自我的考虑,通常会针对涉案专利向专利复审委员会提起专利无效宣告请求。

首先,被告拿到专利复审委员会的受理通知书后通常会在答辩期内想法院提出中止诉讼的请求,一方面被告可以有充分的时间应诉,另一方面如果涉案专利被专利复审委员会宣告无效,那么专利侵权就无从谈起,这无疑是最简单,最有力,最成功的抗辩。法院通过审查,发明专利一般不予中止,因为发明专利在申请时已经经过实质审查,其权利稳定性较强,当然法院通过审查认为确有必要中止的除外;实用新型专利和外观设计专利法院一般会中止,因为其在申请时不做实质性审查,稳定性较弱,但是根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条,以下情形不予中止:(一).原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性技术文献的;(二)被告提供的证据足以证明其适用的技术已经公知的;(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;(四)人民法院认为不应当中止的其他情形。

其次,如果被告在答辩期届满后请求宣告涉案专利无效并请求法院中止诉讼的,法律规定法院不应当中止,但审查认为有必要终止的除外,也就是说答辩期过后专利侵权诉讼要不要中止是法院的自由裁量权,当然实践中也很少中止。此时,被告决不能消极等待而是积极应诉,通过最大的努力让法官对专利是否侵权产生合理怀疑。另外,时间的拖延对被告来说非常有利的,这个阶段不妨申请司法鉴定,一般会拖延1---2个月,等待专利无效的决定。

然后,在专利复审委员会作出宣告专利权无效或者维持专利权的决定后,一般会有两种情况发生:第一,如果原被告没有对该决定表示异议或者不服,那么就依然回到侵权诉讼的审判上;第二,如果一方当事人对该决定不服,则可以专利复审委员会为被告向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。很多人都会有这样的疑问:提起行政诉讼期间侵权诉讼是否中止?是否可以《民事诉讼法》136条“(五)本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的”为依据想法院申请案件中止?法律对此没有明确的规定。司法实践中做法不一。当然这种情况的是否中止应当属于法院的自由裁量,笔者认为,司法实践可以本着行政行为接受司法监督和公平的原则,继续中止。但是,在现有的法律体系中,专利侵权诉讼和上述所指行政诉讼是两个平行的诉讼,两者不存在必然的联系,适用两套完全不同的法律程序。也就是说侵权诉讼判决侵权成立,同时行政诉讼最终确认专利无效是完全可以并存的。

最后,如果一审判决侵权成立,同时行政诉讼最终确定专利宣告无效。此时,被告可以涉案专利无效为理由向高院上诉,结果当然是被告胜诉,高院一般会直接驳回原告的诉讼请求,因为专利宣告无效后被认为自始无效;如果上诉中仍然认为侵权成立,专利此时被宣告无效,这种情况理论上也是成立的。但是,法律并没有明确规定处理程序。一方面作为被告诉权用尽或者判决生效,另一方面专利被宣告无效却仍然拿到侵权成立判决。在现有法律规定中这种情况确实对被告不利。因为专利法第四十七条规定,宣告专利无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出已经执行的专利侵权判决、调解书、已经履行或者已经强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。为最大限度的维护被告的权益,具体应该从如下操作:

一、侵权尚审理,无效已确定

1、一审阶段:被告可以请求法院驳回诉讼请求。

2、二审阶段:无效决定可以作为二审审理的新证据,请求二审法院驳回原告诉讼请求。

3、二审判决生效:A.进入执行程序,被告可以《民事诉讼法》233条“人民法院认为应当终结执行的其他情形”为依据申请法院终结执行;B.向最高院申请再审。无效决定当然的可以作为再审的理由,请求最高院裁定驳回。这样做的目的当然不是无理取闹,主要是为被告证名,恢复名誉,因为二审被告败诉的判决即使不执行也是生效的。

二、侵权尚审理,无效决定不确定。

这里的不确定包括专利复审委员会还没有作出是否宣告无效的决定,还包括不服无效宣告或者维持决定的行政诉讼正在审理中。

1、一审阶段:在答辩期内,中止诉讼。不在答辩期内不中止,有例外。

2、二审阶段:一般不予中止诉讼,法院认为确有必要中止的除外。

3、执行阶段:首先,被告可以《民诉法》第232条:“人民法院认为应当中止执行的其他情形”为依据向执行法院申请执行(法院自由裁量,实践中法院为追求结案率,往往不中止);其次向最高院申请再审,再审必然维持侵权判决,依法继续执行,执行最终完成,专利宣告无效的决定最终确定,则无效决定无溯及力。也就是说宣告无效的决定是在执行完毕后,则无效决定对已经执行的不具有溯及力。这是对被告最不利的情况。被告如果认为原告恶意诉讼,或者显失公平,另案处理。 


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  • 律师姓名:韦福田
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  • 职  务:主任律师
  • 执业证号:13703*********297
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