计算机程序发明申请的审查
导读：
文/张浴月（隆天国际知识产权代理有限公司）
在2006年修订的新审查指南中确立了涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准。审查基准一词沿用了旧审查指南判断新颖性、创造性的说法，将判断涉及计算机程序的发明是否属于专利法保护的客体与判断新颖性、创造性放在同样的高度上。
该审查基准的确立的目的，就是拨开笼罩在涉及计算机程序的发明专利申请上空挥之不去的智力活动规则的疑云，明确什么样的涉及计算机程序的发明专利申请是专利法保护的客体，可以进入到后续的评价新颖性、判断性的审查阶段。也就是给公众、申请人、审查员、代理人对某个发明是否应当申请专利、能否被授予专利权以更加明确的心理预期。
为实现此目的，新审查指南开出的“药方”就是两步三类判断法。
两把尺子裁三段 两步三类判断法
首先，明确判断对象是每项权利要求所限定的解决方案。
这个判断对象与新颖性、创造性的判断对象基本上是统一的，都是针对权利要求进行判断。与实用性的判断对象不同，后者是以说明书（包括附图）、权利要求书所公开的整体内容为依据。
其次，涉及计算机程序的发明的判断对象与新颖性、创造性的判断对象也是有区别的。后者是每项权利要求所限定的技术方案。因为对权利要求应验明是否是技术方案后，方能判断新颖性、创造性，所以，在说到判断对象时，当然不能说“技术方案”，而只能用一种更为上位的称呼，即“解决方案”。
可以从另一个侧面看到专利局审查专利申请的一个动态，即先判断是否是技术方案，如果是，再判断是否有新颖性、创造性，而不是像旧审查指南那样，先寻找创造性的特征，再判断是否是技术方案。
与旧审查指南仅用专利法第二十五条第一款第二项来判断涉及计算机程序的发明是否是专利法保护的客体不同的是，新审查指南将专利法实施细则第二条第一款对发明的定义，也纳入判断权利要求的解决方案是否是专利法保护客体的体系中，从而将涉及计算机程序的发明专利申请用两个法条（专利法第二十五条第一款第二项和专利法实施细则第二条第一款）分为三类：
1．属于专利法第二十五条第一款第二项的智力活动的规则和方法，因此不属于专利法保护的客体；
2．不属于专利法第二十五条第一款第二项的智力活动的规则，且不构成专利法实施细则第二条第一款规定的技术方案，因此不属于专利法保护的客体；
3．构成专利法实施细则第二条第一款的技术方案，因此属于专利法保护的客体。
可见，新审查指南用正、反两把尺子对涉及计算机程序的发明进行衡量，来最终确定哪些涉及计算机程序的发明属于专利法保护的客体。如下图所示，用一把反尺（专利法第二十五条第一款第二项）将属于专利法不予保护的客体范围内的部分排除掉，用另一把正尺（专利法实施细则第二条第一款）将不符发明定义的部分排除掉，最后剩下的那部分将与其它领域的发明一起加入到后续的新颖性、创造性评价的大军之中。
至此，与计算机程序相关的发明被分成三大类，“三驾马车”并驾齐驱。
并且，笔者根据新审查指南这部分的编排顺序，认为旧审查指南似乎是规定先用反尺来衡量，再用正尺来衡量，并且这样似乎更容易操作。
第一步，用反尺判断。看权利要求的解决方案中包含的是否全部是（即主题与特征部分）或者实质上全部是（即仅由程序限定的介质等）智力活动规则和方法的内容。如果是，则判定该权利要求属于智力活动规则和方法。如果不是，则认为该权利要求不属于专利法第二十五条第一款第二项的情形。
同时，新指南特别指出“如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属此列”。可以认为，这段规定主要是用来强调不是所有的涉及计算机程序的主题为介质的权利要求都属于智力活动的规则和方法，而不是规定仅由程序限定的介质或产品不属于智力活动的规则和方法的例外情况。
第二步，排除了属于专利法第二十五条第一款第二项的可能之后，再用正尺判断，判断方式依然沿用三要素法，此三要素法继承了旧三要素法的核心思想，并结合了涉及计算机程序的发明的特点，即是否全面满足以下三个条件：
1．执行计算机程序的目的是否是解决技术问题；
2．在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是否是遵循自然规律的技术手段；
3．获得的是否是符合自然规律的技术效果。
新审查指南举出的满足上述三要素的例子，仍然是原审查指南的①用于工业控制过程；②改善计算机内部运行性能；③用于测量或测试过程控制；④处理外部数据（例如，对外部输入的图像进行处理，提高图像质量）。看来，这四种类型的发明地位比较稳固，可谓是“四大金刚”。
当然，也可以先用正尺判断，再用反尺判断，即两步三类判断法的变形：
从上面的分析也可以得出这样的结论，新指南明确了不属于智力活动规则的发明不一定就能构成技术方案，不构成技术方案的发明不一定就属于智力活动规则，也就是智力活动规则与技术方案之间不是非黑即白的关系，而是创造了一种 “中间态”（或者说“灰色地带”），该“中间态”起源于旧审查指南关于智力活动的规则判断部分（请参见下文的案例分析）。
对审查指南示例的一点疑问
由于审查员与申请人、代理人对技术问题、技术手段、技术效果的理解不同，一个权利要求究竟是“中间态”还是技术方案仍是各执一词。
以新审查指南的[例9]进行说明。
[例9]权利要求：一种以自定义学习内容的方式学习外语的系统，其特征在于包括：
学习机，将选择出的学习资料输入给该学习机；
文件接收模块，接收用户所传送的语言文件；
文件分割模块……
句子分割模块……
造句式语言学习模块……
新指南中[例9]的“分析及结论”部分否认“以自定义学习内容的方式学习外语的系统”为技术方案的理由主要如下：
1．该系统解决的问题是如何根据用户的主观愿望确定学习内容，不构成技术问题；
2．该系统采用的手段是人为制定学习规则，并按照规则的要求来进行，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段；
3．该方法可以使用户根据自身需求自行确定学习内容，进而提高学习效率，所获得的不是符合自然规律的技术效果。
但笔者却认为上述结论有待商榷，理由如下：
1．该系统解决的是问题是现有的计算机辅助学习系统不能接收用户指定的学习内容，即不能接收外部数据，也不能将用户指定的学习内容重组或分割，从而以交互的方式显示给用户，即不能处理外部数据，因此是技术问题；
2．该系统利用了学习机、文件接收模块来接收用户指定的学习内容，利用文件分割模块、造句式语言学习模块来将用户指定的学习内容拆分成供学习的单元，因此采用了技术手段；
3．该系统可以接收外部数据，并将外部数据处理后，可进行互动式学习，因此获得的是符合自然规律的技术效果（技术性），这一技术效果是直接的技术效果。其间接效果是提高学习效率（非技术性）。
由上可知，[例9]实际上属于“四大金刚”中“处理外部数据”。该权利要求1被反对，可能是因为它的主题“以自定义学习内容的方式学习外语的系统”，容易使审查员忽略其技术性，而只看到其非技术性的那一面（人参与学习机的运行、人自定义如何学习）。因此，笔者推测，如果对该权利要求1进行一定的改写，即尽可能从纯技术角度来描述发明，而避免从商业宣传以提高卖点的角度描述发明，也许能跨过“技术方案”这一关。例如，可以将该权利要求1的主题修改为“一种能接收外部数据并进行处理的计算机辅助学习系统”。
因此，笔者认为，将学习机方面的发明归为不属于技术方案，既有偏见的因素，认为学习机就是人的主观因素占主导，而忽略了是学习机的结构、功能上的改进才允许了方式更多变、效果更佳的学习；又有申请阶段没有注意撰写技巧的因素。如果将商业上的宣传用语写入专利申请文件中尤其是权利要求中是不合时宜的，切盼剔除了商业宣传用语、改进了功能的学习机能够成为被授予专利权。
“创造性＋两个如果”与“三要素法”
就申请指南在判断一个整体上不是智力活动规则的权利要求的可专利性时，采用了“创造性+两个如果”原则，以权利要求对现有技术作出贡献的部分来确定可专利性。如果对现有技术作出贡献的那部分仅处在智力活动规则部分，则不具有可专利性；如果对现有技术作出贡献的那部分，不仅仅处在智力活动规则部分，则具有可专利性。即先找创造性，再用具有创造性的部分来判断是否是技术方案。涉及计算机程序的发明往往既有产品权项，又有方法权项，将审查指南第二章的“创造性+两个如果”与“三要素法”结合起来就有这样的审查实践：往往引用一篇对比文件，称该对比文件中公开了产品权利要求的硬件，产品权利要求对现有技术作出贡献的仅在于智力活动规则部分，因此产品权利要求不构成技术方案，不符专利法实施细则第二条的定义。方法权利要求对现有技术作出贡献的仅在于智力活动规则部分，方法权利要求属于专利法第二十五条的智力活动规则。
下面举一个案例，名称为“交互式实景仿真的旅游系统及运作方法”的发明。
权利要求1：一种交互式实景仿真旅游系统，用以将在实景仿真于室内，以令使用者在室内运动时，可产生如同在室外进行旅游的真实感，该交互式实景仿真旅游系统包含：
旅游地点显示系统，用以显示旅游地点供使用者选取，其中该使用者可通过该旅游地点显示系统选择任一地点进行旅游；
输入装置，用以输入该使用者所选定的旅游地点；
环境仿真系统，用以产生环境仿真效果以呈现给该使用者；
运动系统，用以提供该使用者进行运动，并根据该使用者的运动情况以产生一运动参数；及
控制单元，根据该选定旅游地点的环境参数与该运动参数，以产生一用以仿真该使用者在该旅游地点实际旅游情况的实际旅游仿真结果，并将该实际旅游仿真结果输出至该环境仿真系统与该运动系统以呈现给该使用者。
审查员驳回的理由（其依据的是旧审查指南）：对比文件1（US 6361321）的“动力控制的机动车仿真系统”公开了权利要求1的实景仿真旅游系统中的各个装置。权利要求1与对比文件1相比区别在于：旅游地点显示系统显示旅游地点的信息，通过输入装置输入旅游地点，环境仿真系统显示旅游景点的环境画面，发出旅游景点所发出的声音，控制单元处理旅游景点方面的信息，即权利要求1对现有技术的贡献仅在于将现有的装置应用于处理与旅游景点有关的信息以模拟旅游景点的环境，且权利要求1产生的效果也仅仅是根据使用者输入的旅游地点信息，环境仿真系统将旅游地点到风景画面显示给用户，同时将旅游地点中自然物发出的声音（如鸟叫声、小溪流水声）传出来以便让用户听到，使用户感觉到仿佛身临其境，所以所获得的效果不是遵循自然规律的技术效果，因此权利要求1所请求保护的不是技术方案。
申请人提起复审，提出：
该发明所要解决的问题在于，提供一种人们因为各种原因不能亲自前往旅游景点旅游、而又需要旅游的那种感觉的旅游景点替代物，即将千里之外的异地风光再现于使用者周围的交互式实景仿真旅游系统，正如将遥远的风景呈现给使用者的电视，因此是技术问题。
该发明采用的手段是由旅游地点显示系统显示旅游地点的信息，由输入装置接收旅游地点的选择，由环境仿真系统显示旅游景点的环境画面，发出旅游景点所发出的声音，由控制单元对上述装置进行控制，因此采用了技术手段。
该发明获得的技术效果是产生并呈现给使用者以该使用者在该旅游地点实际旅游时情况的仿真结果，因此获得了技术效果。
复审委员会合议组认为，权利要求1尽管使用了一些技术手段，但是这些技术手段都是所属技术领域公知或惯用的，所解决的问题和获得的效果都不是技术性的，因此不满足“三要素法”要求，所以不构成技术方案。
与学习机同理，笔者认为，将利用网络、计算机等公知设备的商务方法有关的发明归为不属于技术方案，既有偏见的因素，也有撰写的因素，盼望能够从理论上进一步确立这些发明的归属，以更好地引导实践。
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