成华律师

作者：曾华华，北京盈科（武汉）律师事务所 律师、专利代理人，律智知识产权团队负责人、核心成员

2019年11月1日施行的《中华人民共和国商标法》（2019修正），第64条规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

今天分析的问题就是，注册商标专用权人不实际使用注册商标，在法律上的认定标准及后果：

一、立法的目的

《商标法》的立法目的在于鼓励注册商标专用权人将注册商标用于商业活动，由于商标资源的稀缺性，如果只是对商标进行注册，而不使用，或者只是象征性使用，将不仅造成商标资源的浪费，而且阻碍他人正当使用商标创造商业价值。从市场整体效益来说，是不利于市场经济发展的，也不符合商标法立法用意。

二、认定商标性使用的基本原则

“商标使用”是商标权能产生和维持的基础，是商标权受到保护的必要条件，还是认定商业行为性质的法律依据。

商标性使用的认定必须具备两项基本原则：第一，注册商标专用权人具有使用注册商标的真实意图；第二，注册商标被真实的使用在其核准注册范围的商品上。

三、商标实际使用的法律界定

《商标法》第48条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

商标使用的构成要件包括两点：一、必须在商业活动中的使用；二、使用的目的在于识别和指示商品的来源。

这里比较容易混淆的一点是，只是对于商标本身的注册信息进行广告宣传，而非对商品和商标的广告宣传，则不属于《商标法》第48条规定的商标使用的范畴。

四、哪些行为不被认定为商标的使用

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用行为”。

同时，也规定，没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用。

因此，所谓商标使用，必须是注册商标专用权人的使用或者基于其真实意思基础上的使用，否则，其他的商标使用行为，不能作为商标使用的证据。比如，其他人未经注册商标专用权人许可，擅自使用注册商标，就不属于法律规定的商标性使用。

在《商标审查及审理标准》中对非商标使用行为作出了具体的规定，以下情形，不被视为《商标法》意思上的商标使用，（1）商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；（2）未在公开的商业领域使用；（3）仅作为赠品使用；（4）仅有转让或许可行为而没有实际使用；（5）仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

仅提交下列证据，不视为商标法意义上的商标使用：（1）根据商品销售合同或提供服务的协议、合同；（2）书面证言；（3）难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等；（4）实物与复制品。

启示：对于注册商标专用权人来说，需要考虑准备足以被认定为商标使用行为的证据；对于被告来说，可以援引《商标法》第64条来抗辩，如注册商标专用权人不能提供使用的证据，也不能证明损失的，不承担赔偿责任。

如您有任何知识产权方面的法律问题，欢迎您来电详询。