从ebay案看美国专利保护趋势
——兼论我国专利 “停止侵权”责任方式

鲁灿 詹锐


原发表于《电子知识产权》2006年第9期

摘 要：美国联邦最高法院判决认为：当专利侵权和专利有效性被确定后，原告要求发布永久性禁令，仍然应根据充分证实的衡平准则，必须满足四要素测试。Ebay案和一系列判决反应了美国专利制度正朝着严格专利权人的保护，维护公众利益，促进创新的方向发展。我国不应照搬美国专利永久性禁令制度，而应通过完善“强制许可”制度来完善“停止侵害”的民事责任方式。
关键词：永久性禁令 停止侵害 强制许可

2006年5月15日，美国联邦最高法院（以下简称“美国最高法院”或“最高法院”）9名大法官全体无异议地做出终审判决，废弃了美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit ，以下简称CAFC）就MercExchange诉ebay专利侵权案的二审判决，将该案发回重审 。此前，美国弗吉尼亚东区联邦地方法院（US District Court for the Eastern District of Virginia）拒绝就ebay专利侵权发布永久性禁令（Permanent Injunction），而CAFC推翻了地方法院的这一决定。
该案从CAFC作出二审判决、美国联邦最高法院发出调卷令（Certiorari）提审此案直到最终作出终审判决，一直受到各界广泛关注。以雅虎、诺基亚为首的计算机领域和电子科技领域的公司和团体坚决支持ebay，而各种生物医药企业和团体则明显成为另一阵营，他们坚决维护CAFC的二审判决。上述两大阵营团体均以“法院之友（拉丁文Amicus Curiae）” 的身份向美国联邦最高法院提交了数十份意见书，供其参考。
就在美国ebay案热闹非凡的同时，大洋这边的我们正在鼓励科技兴国与自主创新，保护知识产权的声音日益高涨，郑州市中级人民法院日前更是做出了目前中国最大赔偿数额的专利侵权判决——判决专利侵权者赔偿2980万元。 ebay案能否给我们一些启示?

一、ebay案来龙去脉
ebay是著名的在线拍卖交易网站，它允许买家和卖家在网站上搜寻货物，并通过参加实时拍卖（live auctions）或者以固定价格购买货物。MercExchange则是一家拥有三件关于在线拍卖技术的小公司，三件专利分别是U.S.Pat 5,845,265(265号专利)、U.S.Pat 6,085,176(176号专利) 以及U.S.Pat 6,202,051(051号专利)。ebay网站上以固定价格购买货物的技术允许顾客直接购买网站上列出的固定价格的商品，而不需要顾客参与拍卖过程。
当MercExchange发现eBay、Half.com以及ReturnBuy三家公司涉嫌使用其固定价格拍卖专利技术时，即在弗吉尼亚州东区联邦地方法院对三家公司提起诉讼。随后，MercExchange与ReturnBuy达成和解。地方法院经过开庭审理后认为eBay与Half.com分别对于265号以及176号专利故意侵权(willful infringement)成立，损害赔偿金额总计3500万美金。虽然陪审团的决定认为专利有效以及侵权成立，但地方法院法官在综合考虑全案以及其它考量因素后，拒绝向ebay发布永久性禁令。
MercExchange和ebay均向CAFC提出上诉， 经过审理，Bryson法官执笔的判决书中认定 ：(1)有证据支持ebay侵犯了第一项专利权（265号专利）；(2)第二项专利（176号专利）不符合专利法102条规定而无效；（3）第三项专利（051号专利）是否有效与上述已决事实无关；(4)地方法院拒绝发出永久性禁令属于不当裁决，应当予以撤销(reverse)；并提出了一个特别适用于专利侵权纠纷的一般性原则——一旦专利侵权和专利有效性被确定后，就应该发出永久性禁令。
针对CAFC所作出的不利判决，ebay请求美国最高法院发出调卷令受理此案。其主要理由在于：CAFC所坚持的特别适用于专利纠纷的一般性原则与专利法第283条之清楚规定以及最高法院的案例法有重大冲突，CAFC在专利侵权案件中所认定的永久性禁令发布原则，与传统的禁令发布原则不符。
很显然，地方法院和CAFC的分歧在于：在专利侵权纠纷中，一旦专利侵权和专利权本身的有效性被确定以后，法院是应当依据四要素测试的衡平原则来决定永久性禁令的颁发还是理所当然地自动对侵权人发布永久性禁令？

二、美国最高法院的终审判决
美国最高法院的判决开宗明义地表明自己的立场：联邦法院在考虑是否给胜诉的原告颁发永久性禁令时，通常会采用衡平法院传统上使用的四要素测试。上诉人ebay认为，这种传统的测试也同样适用于专利纠纷中。最高法院同意ebay的上述观点。
（一）颁发永久性禁令的传统衡平原则——四要素测试
最高法院认为，根据充分证实的衡平原则，原告若想寻求永久性禁令则必须满足四要素测试。原告必须证明： (1)原告已经遭受不可挽回的损害；(2)法律上的救济方式(例如：金钱损害赔偿)无法适当地补偿此损害；(3)在考虑原被告双方的利弊得失比较下，此项衡平法的救济方式是有正当理由的；及(4)永久性禁令的颁发不会对公众利益造成危害。是否决定颁发永久性禁令是地方法院基于衡平裁量的行为，而上诉时应检查的是地方法院是否滥用裁量权。
（二）美国专利法第283条与美国禁令制度的关系
最高法院认为，颁发永久性禁令的传统衡平原则——四要素测试也同样适用于专利纠纷中。其理论依据在于，最高法院一直认为：“任何重大的悖离长期衡平惯例传统的做法不应该轻易地通过默示的方式（而应通过明示的方式）来加以确定。” 而美国国会在其制定的专利法中则没有任何迹象表明，在专利纠纷案件中颁发永久性禁令时有悖离四要素测试的意图。相反，美国专利法§283明确表明：依本法规定，对于诉讼有管辖权的各法院在认为合理的情况下，为防止专利权益受到侵害，可依衡平原则发布禁令。 由此可知，在专利纠纷案件中，法院发布禁令的法律基础即为美国专利法§283之规定，属于法院根据衡平原则自由裁量的范畴，而颁发永久性禁令的衡平原则即是四要素测试。
当然，美国专利法§261也规定，专利权具有个人财产的属性，包括§154a（1）规定的排除他人制造、使用、许诺销售和销售发明的权利。CAFC正是基于上述美国专利法的规定认为，法定排他权本身即为支持永久性禁令的一般性原则提供了足够正当的理由。但最高法院认为，权利的产生和侵害权利的救济条款明显不同，专利法§261规定专利权具有个人财产属性的前提条件是符合专利法其他规定 ，而专利法其他规定当然包括§283。也就是说，美国专利法规定的专利权作为一种个人财产权和排他权，并非是一种绝对的对世权，而是一种附条件的权利，其所附条件即为美国专利法的其他规定，其中§283规定的只是根据衡平原则“可以”颁发禁令，而不是必须颁发禁令。这也就不难解释CAFC的逻辑错误。
（三）地方法院和CAFC的不当之处
而通过分析地方法院和CAFC的判决可以看出，地方法院和CAFC均未正确地适用四要素的衡平原则来决定是否颁发禁令。
地方法院虽然引述了四要素测试，但看起来采用了某种扩张的原则，暗示在相当多的案件中都不能发布禁令。地方法院认为，原告愿意许可其专利并且其自身缺乏实施专利的商业行为即足以证明，即使不发布永久性禁令也不会给原告造成不可挽回的损害。最高法院则明确指出，传统的衡平原则不允许像地方法院这样如此宽泛的分类。并举例说明，象大学研究人员或个人发明者这些专利持有人很可能合理地想要许可其专利，而不是费尽心思获得必要的资金使其发明产业化。这些专利持有人很可能符合传统的四要素测试，这样就没有理由绝对地排除他们寻求禁令救济的机会。
而对于CAFC的观点，最高法院则认为CAFC偏离了传统的四要素测试，走向了另一个极端。CAFC提出了一个特别适用于专利纠纷的一般性原则——一旦专利侵权和专利有效性被确定后，就应该发出永久性禁令。而且进一步指出，只有在不寻常的（unusual）案件中，在保护公共利益等极少数特殊情况下，才可以拒绝发布禁令。最高法院认为，正如地区法院错误地绝对否定禁令救济的适用一样，CAFC错误地绝对准许禁令救济。
在分析了下面两级法院的不当之处以后，最高法院决定废弃上诉法院的判决，而对于该案或其他源自专利法的纠纷是否应当发布永久性禁令，不发表任何意见，仅仅决定：是否准予禁令救济取决于地方法院的衡平裁量权，而此一裁量权的行使则必须符合传统上的衡平原则，专利纠纷与其他案件同样适用此种标准。

三、ebay案及美国专利保护趋势
在美国最高法院发出调卷令提审此案时，有人认为“本案终审判决将很可能推翻先前判例，改变禁制令惯例，并极大地推动美国国会当前的专利法改革进程” ，但最高法院的判决可谓是中规中矩，并未对专利纠纷的禁令制度适用特殊的新规则。
从美国最高法院1997年对Warner－Jenkinson案的终审判决 ，提出著名的“Warner－Jenkinson”推定，到2002年的Festo案终审判决 ，提出著名的“Festo”推定，再到CAFC以大法庭的方式(en banc)于2002年作出的Johnson&Johnston二审判决 ，提出著名的“捐献规则”，以及2004年作出的Honeywell Internatonal Inc二审判决 ，进一步对Festo案进行阐释，上述判决均是缩小了等同原则的适用范围，而扩张了禁止反悔原则的适用，表明美国专利制度正朝着严格专利权人的保护，维护公众利益，促进创新的方向发展。从上述美国最高法院和CAFC的诸多判决来看，ebay案的终审判决其实应在预料之中，这只不过是美国近十年来专利保护趋势的一个点缀而已。ebay案判决结果很明显使专利权人请求法院发布永久性禁令更加严格 。这也反映了美国专利制度近年来的主题——促进创新：竞争与专利政策的适当平衡 ，美国正通过采取包括提高专利授权标准、改进法院对专利案件的审理标准等各种手段来解决美国专利制度中存在的专利权过多、过滥问题，以便更好地平衡专利权人和公众利益。

四、ebay案的启示
美国是世界上知识产权保护最为完善的国家，其最高法院作出的判决往往影响到整个世界知识产权发展的趋势。但我们也应该清醒地看到，虽然随着世界上很多国家加入《伯尔尼公约》、《巴黎公约》和《TRIPS协议》，各国知识产权制度趋于大同，但毕竟每个国家有其自身的具体国情、传统和制度，这就不允许我们不加思考，照搬照抄，洋为中用，我们必须弄清这些制度和判例背后的根源，才能结合我国的具体实践，制定出更符合我国国情的知识产权保护制度。
1、CAFC近乎自动的“永久性禁令”颁发原则的弊端
侵权行为成立即自动发布永久性禁令，会产生很多弊端。正如ebay案中Kennedy法官在赞同意见中所指出的那样 ：随着工业的发展，很多公司并非将专利作为生产和销售产品的基础，相反，他们主要是通过专利获得许可费。对于这些公司来说，源于专利侵害而发布的禁令和其他严重制裁措施，能够作为他们从寻求购买专利许可来实施专利的公司获得高昂许可费的讨价还价的工具。当专利发明只是寻求生产的公司其产品中一个小的构件时，禁令威胁只不过是权利人谈判时一个不适当的筹码而已。这时，法定赔偿本来足够补偿专利侵权的损害。
简单来说，就是禁令可能成为专利权人在许可谈判中敲诈勒索的工具。美国美国联邦贸易委员会（FTC）在《促进创新：竞争与专利政策的适当平衡》的报告中就详细举例说明 ，随着科学技术的发展、经济全球化的趋势，美国出现了许多被成为“不实施的公司”（non－practicing entity，简称NPE），这些公司不进行实际的生产、销售行为，他们中有的专门收集社会上的专利，特别是那些破产公司的专利，形成自己的“专利包”，以控告他人侵犯其拥有的专利权为业，可以说是专门“吃专利诉讼饭”的公司。
由于存在上述对社会公众影响极大的社会现象，最高法院最终推翻CAFC的判决，维持传统的永久性禁令发布模式也就在意料之中了。
2、我国民事责任方式中的“停止侵害”
停止侵害是我国《民法通则》第134条所规定的一种民事责任方式，也是知识产权侵权人通常应当承担的责任形式。我国法上的停止侵害责任，相当于英美法上的永久性禁令 。
对于法院判决时仍在进行的侵害行为，法院判决停止侵害，这在理论和实践中都是没有争议的。但如果被告在诉讼开始前或诉讼过程中主动停止了被控侵害行为，而原告又提出了判令被告停止侵害的诉讼请求，法院是否仍然判决停止侵害？有学者主张，停止侵害民事责任形式以侵权行为正在进行或仍在延续中为适用条件，对业已停止的侵权行为则不得适用 。另有学者观点正好相反，认为一旦当事人在诉讼中提出了要求被告停止侵害的请求，尽管侵权人在著作权人向人民法院起诉之前或者诉讼中已停止了侵权行为，人民法院在判决中仍应对此予以判决 。而还有学者则认为，被告无论是在原告起诉前还是在诉讼过程中虽主动停止了被控侵权行为，但只要该行为有再次发生或继续之虞的，经原告请求，法院便应判令被告停止侵害 。而对于何谓“有再次发生或继续之虞”，则没有清晰论及。从上述各种学术观点可以看出，对于上述问题目前在我国还存在着较大争议。而且在司法实践中，法院之间也存在较大分歧 。
笔者认为，上述后两种观点相差不大，毕竟专利侵权纠纷与一般民事侵权纠纷不同，再次发生或继续发生同样侵权行为的可能性极大，而且如果专利有效而且侵权成立时，法院判决被告停止其无权实施的行为，即使被告的确无意再继续实施该行为，此种判决结果本身对被告并无损害 。而一旦被告再次或继续实施侵权行为，原告则可直接请求法院追究被告拒不执行已生效的法院判决的刑事责任。
由上可知，在我们国家目前法律框架内，一旦专利侵权行为成立而且专利的有效性被确定以后，只要权利人诉讼请求中要求侵权人停止侵权，法院必定会支持权利人的诉讼请求。
3、我国对“停止侵害”的责任方式的制度补充
我国目前的科技水平和专利水平与美国相比还有较大差距，但不可否认的是，随着科技发展，我国也同样会发生类似美国司法实践中出现的“专利讹诈”问题。我们是否应当采取拿来主义，原封不动地引用美国的禁令制度，改变我们的“停止侵害”（永久性禁令）责任方式，如美国发布禁令那样对“停止侵害”施以“四要素测试”条件？回答是否定的。
我们要看到美国和我们国家专利制度的区别。美国专利法中没有专利强制许可制度 ，这样，在“专利讹诈”现象发生时，生产者不能通过正当手段获得专利许可，而如果只要侵权行为成立法院就发布永久性禁令的话，生产者就会处于非常被动的地位，要么停止生产，要么通过支付高昂的许可费来继续生产，这样，“专利讹诈”现象更会屡见不鲜。一个制度的存在不应该成为不良现象孳生甚至繁衍的温床。美国法院作为最后的保护屏障，既要担负起在司法实践中保护专利权人的重任，又要承担起维护社会公众利益的神圣职责。所以，美国最高法院最终没有采取绝对的发布或不发布禁令的做法，而是让地方法院秉承传统，对是否发布禁令自由裁量。事实上，美国这种制度安排的确取得了较好的效果，绝大多数的专利侵权案件最终都以双方调解而不是颁发永久禁令的方式结案。
反观我国专利强制许可制度，我国《专利法》、《专利法实施细则》、《专利实施强制许可办法》以及《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》的有关内容形成了由法律、行政法规、行政规章构成的专利实施强制许可体系。《专利法》用了一章共8个条文的较大篇幅规定了专利强制许可制度，规定了在下述五种专利实施强制许可的条件：具备实施条件的单位以合理的条件请求专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可时；国家出现紧急情况时；国家出现非常情况时；为了公共利益的目的；一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可，在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。
到目前为止，我国尚未出现一例强制许可的案件，笔者认为，目前我国专利实施强制许可制度存在下述问题：
一．专利实施强制许可的规定过于严厉
结合TRIPS协议以及相关的《与贸易有关的知识产权协定和公众健康宣言》、《与贸易有关的知识产权协定和公众健康多哈宣言第六节的实施》来看，我国目前强制许可的标准要比《TRIPS协议》的规定更加严格 。我国准许专利实施强制许可的条件除了上述五种情况外，并不允许在其他的情况下申请专利实施强制许可。《TRIPS协议》第31条“未经权力持有人许可的其他使用”对于强制许可做了详细规定，该条以列举的方式规定了发布强制许可的条件，但是并没有穷尽所有可以发布强制许可的情况，因此，《专利法》完全可以增加一条我国法律法规中常用的兜底条款，给予专利管理行政机关以及人民法院依据我国具体情况自由裁定专利实施许可的空间。此外，《中国人民共和国专利法实施细则》、《专利实施强制许可办法》等在专利法的规定范围内对专利强制许可做了进一步的规定，如《专利法实施细则》还做了进一步限制：自专利权被授予之日满3年后，才可以申请强制许可；国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定，应当限定强制许可实施主要是为供应国内市场的需要；强制许可涉及的发明创造是半导体技术的，强制许可实施仅限于公共的非商业性使用等，比《TRIPS协议》以及有关决议的规定更为严厉。
《TRIPS协议》本来就是采用了发达国际较高的知识产权保护标准，我国作为发展中国家，完全没有必要采用比《TRIPS协议》更高的保护标准。
二．专利实施强制许可缺乏可操作性
尽管规定专利实施强制许可的法律法规目前有《专利法》、《专利法实施细则》、《专利实施强制许可办法》以及《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》，但《专利法》与《专利法实施细则》仅做了原则性的规定，与专利实施强制许可操作最为密切的《专利实施强制许可办法》则主要做了一些程序上的规定，只有第十三条有关于专利实施强制许可的实质性审查的规定：仅有下列情形之一的，国家知识产权局应当作出驳回强制许可请求的决定，并通知请求人：（一）请求人不具备本办法第四条规定的主体资格；（二）请求给予强制许可的理由不符合专利法第四十八条、第四十九条和第五十条的规定；（三）强制许可请求涉及的发明创造是半导体技术的，其理由不符合专利法实施细则第七十二条的规定。该条规定又绕回到了《专利法》的原则性规定中，使得《专利实施强制许可办法》中有关于专利实施强制许可的实质性审查的规定等同空白。
由于到目前为止，并没有向国家知识产权局申请专利实施强制许可的案例，更没有相关的诉讼发生，最高人民法院近期不大可能出台有关的司法解释。因此，关于专利实施强制许可的实质审查细则、许可费用的裁决依据、申请人应当提交的证据内容，双方的举证责任分配等，都因为没有相关规定而影响了申请专利强制许可的可操作性。我国专利实施强制许可制度，需要在修改《专利法》的基础上，做出较大的突破，例如，不妨允许受理专利侵权的中级人民法院颁布专利实施强制许可令，被判专利侵权的侵权人可以在支付赔偿金后申请国家知识产权局或者人民法院发布强制许可令，专利实施强制许可费则可以参照赔偿金执行。
三、与反垄断立法脱节
知识产权垄断与滥用是典型的垄断行为，在美国以及欧洲国家都被视为严重破坏公平竞争，侵害公众利益的违法行为。我国审议中的《反垄断法》草案中，仅有的一条涉及反知识产权垄断的内容，而且也是原则性的规定，更没有涉及到专利实施强制许可的内容。事实上，在我国软饮料包装、特种设备、通讯等行业领域，反知识产权垄断的呼声日高 ，专利实施强制许可制度作为反知识产权垄断的有利武器，可以通过与反垄断法的结合更好的发挥作用。
如何进一步完善专利强制许可制度，充分体现其在专利侵权“停止侵害”责任方式上应有的补充功能，更好的平衡专利权人和公共利益，值得我们认真探讨。


126 S.Ct. 1837
指应法院之邀或主动对案件中的疑难法律问题陈述意见、善意提醒法院注意某些法律问题并协助解决争端的非诉讼当事人的其他利益方。
“国内最大专利侵权案判决，专利企业获赔2980万”，http://www.hnlawyer.org/show.aspx?id=2417，2006年7月5日访问。
401 F.3d 1323
a major departure from the long tradition of equity practice should not be lightly implied.
35U.S.C.§283：The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.
35U.S.C.§261：Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.
“2005年度美国联邦最高法院十大专利案件评介”，http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/gwzscqxx/200603/t20060324_77500.htm,2006年7月5日访问。
520U.S.17
535U.S.722
286F.3d1046
370F.3d1131
虽然最高法院的判决只是维持衡平的传统惯例，并未创立专利禁令的新规则，但笔者认为，在ebay案判决作出前，美国法院对于绝大多数认定有专利侵权的案件准许禁令的发放，而ebay案明确禁令的适用规则后，美国法院应该会对禁令的发布持更为谨慎的态度。
“To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”，这是2002年2月到10月，美国联邦贸易委员会（FTC）和美国司法部反托拉斯局联合组成一个委员会进行一系列听证，就竞争与专利保护的法律政策之间的合理关系进行调查，并于2003年10月28日公布的报告名称。详见尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社2005年4月第2版，第542页。
126S.Ct.1837,1842
“To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, ch. 3, pp. 38-39 (Oct.2003)”, http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf，2006年7月5日访问。
张广良：《知识产权侵权民事救济》，法律出版社2003年6月版，第101页。
王利明、杨立新：《侵权行为法》，法律出版社1996年12月版，第100页。
马凤敏：“论著作权侵权纠纷中停止侵害的适用”，载《河南公安高等专科学校学报》2004年第6期，第16页。
张广良：《知识产权侵权民事救济》，法律出版社2003年6月版，第103页。
同上。
同上。
郑成思：《WTO知识产权协议逐条讲解》，2001年1月版，第116页。
王丽华：“从WTO有关强制许可的规定看我国专利强制许可制度”，载《华东政法学院学报》2004年第6期。
“饮料业指责“利乐”垄断包装” ，《北京现代商报》2004年7月13日